| Hoechst c. Halocarbon (Ontario) Ltd. et autre, [1979] 2 R.C.S. 929 (21 juin 1979)
Cour suprême du Canada
Hoechst c. Halocarbon (Ontario) Ltd. et autre, [1979] 2 R.C.S. 929
Date: 1979-06-21
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning Appelante;
et
Halocarbon (Ontario) Limited et Halocarbon Products Corporation Intimées.
1978: 9 et 10 mai; 1979: 21 juin.
Présents: Les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Brevets - Esprit inventif - Caractère manifeste - «Question Cripps» - Élément essentiel de l’invention.
L’appelante, une compagnie allemande détentrice de brevet canadien, a intenté une action en contrefaçon de deux de ses brevets, deux brevets de procédé portant sur la production d’halothane, un anesthésique fluoré. Le premier brevet (n° 692,039) visait la production d’isohalothane en faisant réagir en phase liquide ce qu’on a appelé le «monomère» avec du bromure d’hydrogène. Ce procédé était appliqué par Halocarbon Corp., au New Jersey, qui envoyait l’isohalothane à Halocarbon (Ontario) qui l’utilisait pour la fabrication de l’halothane selon le procédé visé par l’autre brevet (n° 652,239). Seule la validité des brevets restait en cause. Le juge de première instance a conclu à la validité du premier brevet et à l’invalidité du second, mais il était d’avis que seule Halocarbon (Ont.) était coupable de contrefaçon puisque la compagnie américaine n’avait pas sur celle-ci un contrôle suffisant pour engager sa responsabilité. La Cour d’appel a confirmé la conclusion du juge de première instance quant à l’absence d’«esprit inventif» dans le second brevet et n’a pas estimé nécessaire d’exprimer d’opinion quant à l’exactitude de son raisonnement sauf en ce qui concerne ses conclusions sur le «caractère manifeste et défaut d’invention» relativement au premier brevet (isohalothane). Le juge de première instance avait conclu que «si l’on considère l’état de la technique comme une sorte de mosaïque, il n’était pas évident, … à la date de l’invention (le 15 juillet 1961) qu’une personne compétente en la matière pourrait réussir à produire de l’isohalothane en phase liquide». La Cour d’appel est arrivée à une conclusion différente, concluant que «l’exigence relative à l’«esprit inventif» n’est pas respectée … puisque l’«état de la technique» révélait l’existence d’un procédé de fabrication et que le prétendu inventeur n’a que vérifié si ce procédé pouvait être expérimenté avec succès».
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Arrêt: (Les juges Martland, Dickson et Estey étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli contre Halocarbon (Ontario) Limited, le jugement de première instance doit être rétabli en tant qu’il statue que le brevet n° 692,039 est valide et a été violé, et il doit être renvoyé au juge de première instance pour adjudication concernant le brevet n° 652,239.
Les juges Spence, Pigeon, Beetz et Pratte: L’énoncé de la Cour d’appel fédérale de l’exigence relative à l’esprit inventif va trop loin. Très peu d’inventions sont des découvertes imprévues et, en pratique, tous les travaux de recherches suivent l’orientation donnée par l’«état de la technique». La «question Cripps» est le bon critère: «Aurait-il semblé évident à un chimiste compétent …?» Le fait qu’un document publié avait indiqué, d’une façon générale, ce genre de réaction est bien loin de signifier: «apprendre la même chose» ou «fournir des instructions claires et non ambiguës». Le juge de première instance a eu raison de statuer que le moyen de défense fondé sur l’antériorité échouait et cette conclusion est confirmée par le fait non contesté que Halocarbon Corp. a d’abord utilisé la réaction en phase gazeuse.
Quant au second brevet, le juge de première instance a mal compris la partie de la preuve concernant la température à laquelle la réaction devait s’effectuer. Il a pensé qu’elle signifiait qu’une «température supérieure à 0°C, et de préférence même à environ 50°C», ne constituait pas un élément essentiel de l’invention et que par conséquent il n’y avait aucun esprit inventif et le brevet était invalide. Cependant, une lecture de toute la preuve montre clairement qu’on a dit que la réaction peut s’effectuer à des températures autres que 50°C et non que des températures d’environ 50°C ne sont pas un élément essentiel de l’invention. L’essence de l’invention Hoechst est la découverte que la réaction désirée s’obtient plus facilement et plus économiquement à des températures d’environ 50°C plutôt que 0°C, comme on l’avait antérieurement «enseigné».
Les juges Martland, Dickson et Estey, dissidents: L’appelante a prétendu que l’application de la «question Cripps» [Sharpe & Dohme v. Boots Pure Drug Co. (1928), 45 R.P.C. 153] au domaine de la chimie suppose l’existence d’un esprit inventif chaque fois qu’une réaction précise n’a pas été réellement effectuée auparavant à moins que la technique connue ne permette à un chimiste compétent de prédire le succès de cette réaction. Dans les circonstances de l’espèce, cela voudrait dire que puisque la divulgation antérieure n’a pas fait clairement état de la réaction du monomère avec du bromure d’hydrogène en phase liquide, il faut supposer qu’il y a esprit inventif lorsque le breveté a réussi à effectuer la réaction en phase liquide. La Cour d’appel
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n’était pas de cet avis et a refusé de faire une règle universelle de l’application de la question Cripps par le juge de première instance. Sa conclusion que l’esprit inventif n’était pas établi lorsque l’état de la technique révélait l’existence d’un procédé de fabrication et que le prétendu inventeur n’avait qu’à vérifier si ce procédé pouvait donner des résultats, était une conclusion sur la question de fait qui lui était soumise et ne constituait pas une erreur justifiant l’infirmation de son jugement. Quant au second brevet, le juge de première instance est parvenu à sa conclusion de fait après un examen de la jurisprudence pertinente, non seulement en se fondant sur la divulgation d’un brevet antérieur, mais sur deux brevets qui constituaient la technique connue. Sa conclusion concernant l’absence d’esprit inventif a été confirmée par la Cour d’appel. Les cours d’instance inférieure sont donc parvenues à des conclusions de fait concordantes et rien ne justifie de les modifier.
[Jurisprudence: Laboratoire Pentagone c. Parke, Davis & Co., [1968] R.C.S. 307; American Cyanamid Co. v. Berk Pharmaceuticals Ltd., [1976] R.P.C. 231; Pope Appliance Corporation c. Spanish River Pulp and Paper Mills, [1929] A.C. 269; Martin and Biro Swan Ld. v. H. Millwood Ld., [1956] R.P.C. 125; Canadian General Electric Co. v. Fada Radio Ld., [1930] A.C. 97; Technograph Printed Circuits Ltd. v. Mills & Rockley (Electronics) Ltd., [1972] R.P.C. 346]
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] qui accueillait un appel et rejetait un appel incident d’une décision du juge Collier[2] relativement à deux brevets de procédé chimique. Pourvoi accueilli contre Halocarbon (Ontario) Limited, les juges Martland, Dickson et Estey étant dissidents, le jugement de première instance est rétabli en tant qu’il statue que le brevet n° 692,039 est valide et a été violé, et il est renvoyé au juge de première instance pour adjudication concernant le brevet n° 652,239.
H. Lome Morphy, c.r., David M. Rogers, c.r., et Marilyn L. Pilkington, pour l’appelante.
Donald F. Sim, c.r., et Roger T. Hughes, pour les intimées.
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Le jugement des juges Martland, Dickson et Estey a été rendu par
LE JUGE MARTLAND (dissident) — L’appel résulte d’une action en contrefaçon de deux brevets délivrés à l’appelante, soit le brevet numéro 692,039 délivré le 4 août 1964 et le brevet numéro 652,239 délivré le 13 novembre 1962. Les revendications en litige en première instance sont la revendication 10 du premier brevet et la revendication 2 du dernier brevet.
Revendication 10
La revendication 10 décrit un procédé de production de l’isohalothane qui comprend la réaction de ce qu’on a appelé le «monomère» en phase liquide, dans des conditions favorables à la formation de radicaux, avec du bromure d’hydrogène, l’isohalothane obtenu étant ensuite isolé. On allègue que l’aspect inventif de ce procédé est l’utilisation du monomère en phase liquide, par opposition à la phase gazeuse.
Les intimées ont soulevé plusieurs moyens de défense à l’encontre de l’allégation de contrefaçon de la revendication 10, mais le principal moyen de défense examiné en première instance et en Cour d’appel fédérale était que l’invention décrite à la revendication 10 était dépourvue d’esprit inventif. L’appelante ne conteste pas que la question de savoir si une découverte est originale est une question de fait.
Les faits suivants ont une incidence importante dans l’étude de la question de l’esprit inventif.
1. La matière, l’isohalothane, n’est pas nouvelle. L’appelante ne revendique pas l’invention de la matière mais plutôt un procédé permettant sa production.
2. Ce procédé de production de l’isohalothane, qui comprend la réaction d’un monomère, dans des conditions favorables à la formation de radicaux, avec du bromure d’aluminium, l’isohalothane obtenu étant ensuite isolé, n’est pas nouveau parce qu’en 1954, R.N. Haszeldine et B.R. Steele ont révélé qu’il était possible de faire réagir le même monomère avec le même bromure pour obtenir le même produit.
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3. La seule invention possible dans la revendication 10 est la production de l’isohalothane en «phase liquide». Les deux cours d’instance inférieure ont convenu que la véritable question en litige est de savoir si elle est le fruit d’un esprit inventif.
4. L’article de Haszeldine et Steele ne précisait pas si la réaction devait se produire en phase gazeuse ou liquide. Le juge de première instance a accordé beaucoup d’attention à la question de savoir si le procédé de Haszeldine provoquait la réaction en phase liquide ou gazeuse. Les experts différaient d’opinion. Le juge de première instance est arrivé à la conclusion que le procédé provoquait probablement la réaction en phase gazeuse.
5. Provoquer la réaction en phase liquide ne soulève aucun problème.
Sur ce point, le juge de première instance a donné gain de cause à l’appelante. Il a dit:
Pour paraphraser ce que Ton appelle la «question Cripps», aurait-il semblé, à toutes fins utiles, évident à un chimiste compétent, considérant l’état de la chimie à la date de l’invention, c’est-à-dire la documentation disponible à l’époque et l’état de ses connaissances professionnelles générales, en particulier dans la chimie du fluor, qu’il pouvait réussir à produire de l’isohalothane en phase liquide (en supposant qu’il utilise le même monomère et du bromure d’hydrogène)? Vu la documentation sur l’état de la technique soumise en preuve, les commentaires des experts à ce sujet et les analyses fort utiles qu’en ont fait les avocats, j’ai conclu qu’il fallait répondre à cette question par la négative.
La «question Cripps» a été soumise à l’origine en ces termes par sir Stafford Cripps, à titre d’avocat, dans sa plaidoirie dans la cause Sharpe & Dohme v. Boots Pure Drug Co.[3], à la p. 162:
[TRADUCTION] … Considérant l’état de la chimie à la date de l’invention, avec la documentation disponible dans ce domaine … et ses connaissances professionnelles générales, aurait-il semblé évident à un chimiste compétent, qu’il pouvait produire des agents thérapeutiques valables en réalisant des résorcines supérieures d’alcoyle…?
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La question formulée dans cette affaire-là ne renfermait pas le mot «réussir» qu’on trouve dans l’extrait cité du jugement de première instance.
Les cours anglaises ont à plusieurs reprises vérifîé’le caractère manifeste en appliquant cette question, mais l’avocat de l’appelante soutient pratiquement qu’il faut en faire une règle de droit qui doit être appliquée dans tous les cas pour décider si une invention est invalide pour absence d’esprit inventif.
Il oublie que la «question Cripps» a été formulée au cours d’une plaidoirie, dans des circonstances particulières, et n’a fait que transposer dans le contexte de l’affaire la question [TRADUCTION] «l’invention était-elle évidente». Elle ne pose aucune norme ou critère permettant de juger du «caractère manifeste» (en Angleterre) ou de l’«esprit inventif» (au Canada). Répondre à une paraphrase de cette question ne permet pas d’établir l’existence d’un esprit inventif en tenant compte des faits d’un cas particulier.
La Cour d’appel a accueilli l’appel des intimées formé contre le jugement de première instance en ce qui concerne la revendication 10 pour les motifs suivants tirés du jugement du juge en chef Jackett:
Il est bien établi en l’espèce que la revendication 10 du brevet 692,039 délivré en 1964 peut se décrire comme un «procédé» de fabrication d’isohalothane par la «réaction» d’une substance (appelée «monomère» pour plus de commodité) en «phase liquide», et dans des conditions favorables à la formation de radicaux, avec du bromure d’hydrogène, suivie de l’isolation de l’isohalothane obtenu. La seule question litigieuse consiste à déterminer si la réaction en «phase liquide» de ce procédé était le fruit d’un «esprit inventif». Il est également établi qu’en 1954, R.N. Haszeldine et B.R. Steele ont révélé qu’il était possible de faire réagir le même «monomère» avec le même bromure dans les mêmes conditions pour obtenir le même produit. Il appert que cette réaction peut se produire indifféremment en ce qu’il convient de désigner «phase gazeuse» et «phase liquide», mais leur article ne précise aucune des deux phases «liquide» ou «gazeuse». De prime abord, il me semble que les révélations de Haszeldine décrivent avec une telle précision le
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«procédé» de fabrication d’«isohalothane» qui consiste à faire réagir le «monomère» avec du bromure d’hydrogène que le fait de découvrir que la réaction peut se produire en «phase liquide» ne révèle aucun «esprit inventif». (On n’a pas avancé qu’une fois décidé d’expérimenter la réaction en «phase liquide», on avait éprouvé des difficultés dans l’exécution de cette réaction de telle nature que seul un «esprit inventif» pouvait les vaincre.)
Le juge de première instance semble s’être fondé sur l’hypothèse que l’exigence relative à l’«esprit inventif» est respectée sauf si l’«état de la technique», à l’époque de l’invention alléguée, était telle qu’il aurait semblé évident à un chimiste compétent «qu’il pouvait réussir à produire de l’isohalothane en ‘phase liquide’ (en supposant qu’il utilise le même monomère et du bromure d’hydrogène)». (Les italiques sont de moi.) D’après moi, l’hypothèse du savant juge de première instance se révèle inexacte en tant que règle universelle. Je ne me hasarderais pas à définir l’exigence relative à l’«esprit inventif» mais, il me semble que la revendication en l’espèce ne satisfait pas à cette exigence puisque l’«état de la technique» révélait l’existence d’un procédé de fabrication que le prétendu inventeur n’a que vérifié si ce procédé pouvait être expérimenté avec succès.
Je n’ai pas oublié les renvois détaillés aux témoignages des experts mais, à mon avis, ces témoignages visaient en grande partie à établir comment Haszeldine avait réellement effectué ses expériences et ils ne nient aucunement le fait qu’une lecture impartiale de l’article publié en 1954 indique d’une façon générale, le genre de réactions qui ont été expérimentées en dernier lieu et, plus spécifiquement, qui constituent l’objet de la revendication 10.
L’appelante prétend que l’application de la «question Cripps» au domaine de la chimie suppose l’existence d’un esprit inventif chaque fois qu’une réaction précise n’a pas été réellement effectuée auparavant à moins que la technique connue ne permette à un chimiste compétent de prédire le succès de cette réaction. Dans les circonstances de l’espèce, cela veut dire que, puisque Haszeldine ne fait pas clairement état de la réaction du monomère avec du bromure d’hydrogène en phase liquide, il faut supposer qu’il y a esprit inventif lorsque le breveté a réussi à effectuer la réaction en phase liquide.
La Cour d’appel n’était pas de cet avis parce que le procédé avait déjà été décrit pas Haszeldine et Steele et que tout ce qu’il fallait vérifier était si le
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procédé pouvait réussir en phase liquide. Le breveté va vérifié l’application du procédé en phase liquide. Le juge en chef Jackett s’est exprimé ainsi dans une note en bas de page:
L’intimée prétend, si je l’ai bien comprise, que vu la nature particulière de la chimie, lorsque l’expérimentation d’une réaction chimique donne des résultats heureux, il faut présumer qu’elle est le fruit d’un esprit inventif pourvu que cette même réaction n’ait jamais réellement été expérimentée. Même si cette généralisation se révèle exacte (ce dont je doute), l’intimée ne m’a pas convaincu que ce raisonnement peut s’appliquer à l’expérimentation d’une ancienne réaction en «phase» jamais expérimentée auparavant.
En l’espèce, les cours d’instance inférieure devaient décider, comme question de fait, si l’invention visée dans la revendication 10 de l’appelante était le fruit d’un esprit inventif. Le juge de première instance était d’avis qu’il fallait poser sa paraphrase de la «question Cripps» (qui contenait le mot «réussir») et qu’une réponse négative à cette question tranchait la question de l’esprit inventif. La Cour d’appel a refusé d’en faire une règle universelle. Elle n’a pas cherché à définir l’esprit inventif mais a conclu que l’esprit inventif n’était pas établi lorsque l’état de la technique révélait l’existence d’un procédé de fabrication et que le prétendu inventeur n’avait qu’à vérifier si ce procédé pouvait donner des résultats. Je ne vois aucune erreur de droit dans cette conclusion.
La conclusion à laquelle est arrivée la Cour d’appel sur une question de fait qui lui était soumise pouvait être étayée par la preuve. Je ne puis dire que sa conclusion constituait une erreur justifiant l’infirmation de son jugement.
Revendication 2
La revendication 2 du brevet 652,239 décrit l’invention suivante qui est un procédé de production d’halothane à partir d’isohalothane:
[TRADUCTION] un procédé provoquant l’arrangement intramoléculaire de l’isohalothane dans lequel l’isohalothane est ajouté lentement, goutte à goutte, à sa température d’ébullition d’environ 50°C, à du bromure d’aluminium mélangé à une petite quantité d’halothane antérieurement préparé; l’halothane produit est isolé.
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On prétend que l’invention réside dans le fait que le procédé est appliqué à haute température avec du bromure d’aluminium comme catalyseur.
En 1958, Farbenfabrikin Bayer Aktiengesellschaft a obtenu un brevet allemand («le brevet Bayer») pour le même procédé appliqué à une température de 0°C. En 1958, l’appelante a obtenu un brevet allemand («le brevet Hoechst») pour un procédé appliqué à une température de 50°C et utilisant le chlorure d’aluminium comme catalyseur.
Il n’est pas contesté que, mise à part la mention par l’appelante d’une température précise, le procédé de l’appelante est identique à celui décrit au brevet Bayer. Il est également révélateur que la revendication 1 du brevet 652,239 qui n’est pas en litige en l’espèce, revendique un procédé semblable à celui de la revendication 2 mais [TRADUCTION] «à une température s’échelonnant de 0°C à environ 50°C».
Pour déterminer si la revendication 2 révèle un esprit inventif, le juge de première instance a considéré que les brevets Bayer et Hoechst constituaient la technique antérieure. Il a conclu que la revendication 2 ne révélait aucun esprit inventif et la Cour d’appel a confirmé son jugement sur ce point. Au sujet de l’effet du brevet Bayer, il a exprimé son point de vue comme suit:
Je vais examiner maintenant la prétention des défenderesses selon lesquelles le caractère manifeste de la revendication 2 la rend invalide. A mon avis, ce moyen de défense doit être accueilli: l’invention décrite dans la revendication 2, si l’on tient compte des publications antérieures, manque d’ingéniosité inventive, pour reprendre une expression courante. Le brevet Bayer (pièce 23, page 1) et ce que l’on appelle le brevet Hoechst (pièce 23, p. 7) représentent l’état de la technique auquel je me réfère. Dans le brevet Bayer, on procède au réarrangement moléculaire de l’isohalothane en utilisant du bromure d’aluminium comme catalyseur à une température d’environ 0°C. Je cite à nouveau la description du brevet Bayer: [TRADUCTION] «Des températures plus élevées entraînent des réactions secondaires indésirables et une diminution considérable du rendement même à une température de 40°C.»
La demanderesse prétend que l’invention ou amélioration apportée au brevet Bayer est d’avoir réussi à effectuer ledit réarrangement (avec un bon rendement et sans
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aucun effet secondaire indésirable) en utilisant du bromure d’aluminium comme catalyseur à une température supérieure à 0°C, et de préférence même à environ 50°C. On doit donc conclure que le facteur température constitue selon le détenteur du brevet un élément essentiel de l’invention. Le témoignage de l’expert de la demanderesse montre que le facteur température ne constitue pas un élément essentiel de l’invention ou de la revendication. Schmutzler affirme que la vitesse de la réaction dans ce procédé est fonction de la température. A basse température, la réaction est plus lente; des méthodes de refroidissement différentes peuvent être nécessaires pour des températures différentes; procéder à la température d’ébullition constitue un moyen commode de dissiper la chaleur. Il ajoute (pour l’essentiel) qu’une température d’environ 50°C n’est pas indispensable à l’utilisation du procédé de la demanderesse; cette réaction n’exige pas de température particulière; il n’est pas absolument nécessaire de procéder à une température de 50°C.
J’accepte la déclaration de Schmutzler. Je conclus qu’une température supérieure à 0°C, de préférence aux environs de 50°C, ne constitue pas un facteur essentiel de l’invention revendiquée. Si la température indiquée par la demanderesse dans son brevet ne constitue pas un facteur essentiel de la prétendue invention, je ne vois pas en quoi elle montre une ingéniosité inventive par rapport au brevet Bayer.
L’appelante prétend que le juge de première instance a mal interprété le témoignage du Dr Schmutzler. L’appelante a affirmé à ce sujet:
[TRADUCTION] Il est admis que le Dr Schmutzler a convenu qu’il était possible de produire de l’halothane en faisant réagir le monomère avec du bromure d’aluminium à des températures s’échelonnant de 0°C à 50°C, et qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer le procédé à 50°C. Avant l’invention de l’appelante, il était connu qu’il était possible de produire de l’halothane à 0°C conformément au brevet Bayer. L’essence de l’invention de l’appelante est que malgré des commentaires défavorables du brevet Bayer, l’appelante à découvert un procédé permettant de produire à 50°C plus d’halothane tout en ayant moins de sous-produits. En conséquence, nous prétendons que le fait que la réaction puisse se produire à des températures plus basses n’implique pas que le facteur température n’est pas l’essence de l’invention de l’appelante.
A ce sujet, il convient de signaler que le juge de première instance a examiné l’incidence de la tech-
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nique antérieure révélée dans le brevet Hoechst:
Le brefer Hoechst décrit un procédé de fabrication d’halothane-éthane par le réarrangement d’isohalothane à l’aide de chlorure d’aluminium utilisé comme catalyseur, à une température d’environ 50°C (température d’ébullition). Selon la preuve, le bromure d’aluminium et le chlorure d’aluminium sont connus depuis longtemps. Ils ont souvent été utilisés comme catalyseurs, bien avant la date pertinente en l’espèce, mais ne sont pas nécessairement interchangeables. Schmutzler a bien essayé de réfuter l’allégation des défenderesses quant au caractère manifeste de l’invention, en affirmant que lui-même, malgré toutes ses qualifications, n’aurait jamais pensé à essayer de fabriquer de l’halothane par réarrangement de l’isohalothane à une température d’environ 50°C, en utilisant comme catalyseur du bromure d’aluminium — sachant auparavant qu’il pouvait réussir cette expérience à cette température en utilisant du chlorure d’aluminium comme catalyseur. Il assure avoir un certain nombre de préjugés en la matière qui l’auraient empêché d’essayer une telle substitution. Il admit finalement, lors du contre-interrogatoire, qu’il aurait envisagé d’utiliser comme catalyseur du bromure d’aluminium à cette température ainsi que d’autres catalyseurs. Il fit cette concession, non seulement en se fondant sur le brevet Hoechst qu’il connaissait, mais sur ses propres connaissances (qui, à mon avis, représentent l’état des connaissances d’une personne versée à la matière) relativement à l’utilisation du chlorure d’aluminium et du bromure d’aluminium comme catalyseurs dans ce domaine. J’ai déjà mentionné dans ces motifs l’hypothèse selon laquelle un procédé mérite «d’être essayé.» En dernière analyse, cette hypothèse revient à une question de fait.
Le juge de première instance a ensuite examiné le jugement du juge Urie dans Appliance Service Co. Ltd. v. Sarco Canada Limited[4] où nombre de causes traitant de l’esprit inventif ont été passées en revue, certaines étayant la remarque de lord Russell of Killowen dans Non-Drip Measure Co. v. Stranger’s Ltd.[5] à la p. 142:
[TRADUCTION] «Rien n’est plus facile d’affirmer, une fois le résultat obtenu, que la chose était évidente et n’était le fruit d’aucune invention.»
Le juge de première instance a poursuivi en disant:
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La mise en garde du juge Urie m’incite à modérer mon opinion sur l’approche qui consiste à dire que l’expérience «mérite un essai»; je garde aussi à l’esprit les mises en garde examinées par le président Thorson sur la question de la valeur inventive dans l’affaire Ernest Scragg & Sons Limited c. Leesona Corporation [1964] R.C.É. 649 aux pages 737 et 744. Toutefois, en essayant de me mettre à la place d’un homme de l’art et en tenant compte de l’état de la technique, en particulier des brevets Bayer et Hoechst, je dois conclure que la revendication en cause ne révélait aucun esprit inventif.
Le juge de première instance est parvenu à sa conclusion de fait en tenant compte de la jurisprudence pertinente, non seulement en se fondant sur la divulgation du brevet Bayer, mais sur les deux brevets Bayer et Hoechst. Ce dernier, comme je l’ai noté précédemment, décrit un procédé de production d’halothane-éthane par réarrangement de l’isohalothane en utilisant le chlorure d’aluminium comme catalyseur à environ 50°C (point d’ébullition).
La conclusion de fait du juge de première instance concernant l’absence d’esprit inventif de la revendication 2 a été confirmée par la Cour d’appel. Les cours d’instance inférieure sont donc parvenues à des conclusions de fait concordantes et je ne suis pas disposé à les modifier.
Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
Le jugement des juges Spence, Pigeon, Beetz et Pratte a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Avec l’autorisation de cette Cour, l’appelante («Hoechst») attaque l’arrêt de la Cour d’appel fédérale ([1976] 2 R.C.F. 468) qui a infirmé le jugement du juge Collier ([1974] 2 R.C.F. 266), lequel avait accueilli en partie son action en contrefaçon de brevet contre l’intimée Halocarbon (Ontario) Limited («Halocarbon Ont.»). L’action a été intentée contre les deux intimées mais elle n’a été accueillie que contre la compagnie canadienne («Halocarbon Ont.») et a été rejetée en ce qui concerne l’autre défenderesse, une compagnie américaine («Halocarbon Corp.»). Halocarbon Ont. a interjeté un appel et Hoechst un appel incident.
Deux brevets sont en cause; ils portent sur la production d’halothane, un anesthésique fluoré. Le
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premier brevet (n° 692,039) vise un procédé permettant de produire de l’isohalothane en faisant réagir en phase liquide ce qu’on a appelé le «monomère» avec du bromure d’hydrogène. Ce procédé est appliqué par Halocarbon Corp. à son usine du New Jersey et l’isohalothane ainsi produit est envoyé à Halocarbon Ont. qui l’importe au Canada et l’utilise pour la fabrication de l’halothane à son usine en Ontario selon le procédé visé par l’autre brevet en litige (n° 652,239). Hoechst est détentrice du brevet canadien dans les deux cas. Il n’est plus contesté que le procédé breveté est utilisé dans les deux cas et seule la validité des brevets est en cause. A l’audience devant cette Cour, l’avocat de l’intimée a soutenu que l’importation d’un produit fabriqué à l’extérieur du Canada ne violait pas le brevet canadien visant le procédé par lequel il est fabriqué à l’étranger, mais la Cour a avisé l’avocat de l’appelante qu’il n’était pas tenu de répondre à cette prétention. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Le juge de première instance a conclu à la validité du premier brevet et à l’invalidité du second. Cependant, il était d’avis que seule Halocarbon Ont. était coupable de contrefaçon, la compagnie américaine n’ayant pas sur celle-ci un contrôle suffisant pour engager sa responsabilité. Cette conclusion au sujet de Halocarbon Corp. n’a guère été contestée et il n’y a rien à ajouter sur ce point.
Les questions importantes sur la validité du premier brevet, le brevet de l’isohalotane, sont celles qui ont été traitées par le juge de première instance sous les titres «Défaut de nouveauté ou antériorité» et «Caractère manifeste ou défaut d’invention».
Pour produire l’isohalothane il faut faire réagir le monomère avec du bromure d’hydrogène sous irradiation ultraviolette. Sous des conditions normales de température et de pression, ces produits chimiques sont des gaz. La réaction peut se faire en phase gazeuse mais le rendement est bien meilleur en phase liquide. On fait cela en mettant au début dans le récipient une certaine quantité d’isohalothane préalablement préparé. On fait alors le vide et on introduit les deux gaz qui se dissolvent dans le liquide où l’on provoque la réaction en
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l’irradiant. On fait en sorte que le récipient se remplisse graduellement et se maintienne presque plein. C’est ce qu’on entend par réaction en phase liquide et ce que vise le premier brevet. La réaction en phase gazeuse n’est pas visée et ne pouvait l’être parce qu’elle était déjà connue. Au sujet de l’antériorité, le juge de première instance a dit (aux pp. 271 et 272):
… La preuve soumise dans cette action à l’appui de la défense consiste dans un article publié en 1954 dans une revue scientifique. Dans la preuve, les deux parties ont mentionné cet article sous le nom de «Haszeldine», qui était l’un des expérimentateurs et auteurs. Haszeldine décrivait un procédé expérimental dans lequel il faisait réagir un monomère avec du bromure d’hydrogène et l’exposait à la lumière ultraviolette (page 3750 de la revue). Les parties ne contestent pas le fait que l’exposition à la lumière ultraviolette constitue, pour une réaction chimique, ce que l’on appelle «des conditions favorables à la formation de radicaux». La controverse à cet égard réside dans la question de savoir si la réaction dans le procédé utilisé par Haszeldine se produisait en phase gazeuse ou en phase liquide. Haszeldine ne mentionne expressément aucune des deux.
Schmutzler, expert appelé à témoigner au nom de la demanderesse, et Wright, expert appelé à témoigner au nom des défenderesses, ont tous les deux donné leur point de vue sur les révélations d’Haszeldine, et leur opinion sur la question de savoir si la réaction dans ledit procédé se produisait en phase liquide ou en phase gazeuse. Bien que ces opinions soient admissibles et doivent être prises en considération, c’est à la Cour qu’il appartient de déterminer en quoi consistent les révélations de Haszeldine.
Schmutzler pense que la réaction se produisait en phase gazeuse, mais déclare qu’Haszeldine reste ambigu sur ce point. Wright est d’avis contraire.
Ce problème particulier pourrait être résolu en se fondant sur le fait évident qu’Haszeldine n’a jamais indiqué précisément s’il s’agissait de la phase gazeuse ou de la phase liquide et en appliquant alors les règles relatives à la prépondérance des éléments de preuve. 11 incombe aux défenderesses d’établir, en se fondant sur la prépondérance des probabilités, qu’Haszeldine décrit en fait l’invention de la demanderesse; vu la preuve soumise à la Cour, on en est réduit aux conjectures pour déterminer s’il s’agissait de la phase liquide ou de la phase gazeuse; aucune prépondérance des probabilités n’a été établie à cet égard. Il me faut cependant aller plus loin.
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Je suis convaincu, vu la preuve soumise par Schmutzler à ce sujet, qu’Haszeldine avait probablement procédé à son expérience en phase gazeuse. Le moyen de défense fondé sur l’antériorité échoue donc.
En ce qui a trait au prétendu caractère manifeste, le juge de première instance a également donné gain de cause à la demanderesse en ces termes (aux pp. 274 et 275):
Pour paraphraser ce que l’on appelle la «question Cripps», aurait-il semblé, à toutes fins utiles, évident à un chimiste compétent, considérant l’état de la chimie à la date de l’invention, c’est-à-dire la documentation disponible à l’époque et l’état de ses connaissances professionnelles générales, en particulier dans la chimie du fluor, qu’il pouvait réussir à produire de l’isohalothane en phase liquide (en supposant qu’il utilise le même monomère et du bromure d’hydrogène)? Vu la documentation sur l’état de la technique soumise en preuve, les commentaires des experts à ce sujet et les analyses fort utiles qu’en ont fait les avocats, j’ai conclu qu’il fallait répondre à cette question par la négative.
Comme je l’ai signalé plus tôt, je suis convaincu que le procédé de fabrication Haszeldine provoquait la réaction en phase gazeuse et rien dans la documentation sur l’état de la technique ne pouvait permettre à un chimiste compétent d’affirmer raisonnablement qu’il était évident que ce procédé pouvait également entraîner la réaction en phase liquide …
…
Me Sim a longuement discuté avec Schmutzler, étudiant et défendant l’hypothèse selon laquelle une personne compétente pouvait estimer que l’utilisation du procédé en phase liquide «méritait un essai». Il est facile de dire a posteriori, avec l’avantage du recul, qu’une expérience dans des circonstances telles qu’on les suppose ici, lorsque le temps et les dépenses sont illimités, vaut ou valait la peine d’être tentée. A mon avis, si l’on considère l’état de la technique comme une sorte de mosaïque, il n’était pas évident, à toutes fins utiles, à la date de l’invention (le 15 juillet 1961), qu’une personne compétente en la matière pourrait réussir à produire de l’isohalothane en phase liquide. Ce moyen de défense doit donc être rejeté.
Sur ce point, la Cour d’appel fédérale est arrivée à une conclusion différente. Le juge en chef Jackettadit (à la p. 471):
Le juge de première instance semble s’être fondé sur l’hypothèse que l’exigence relative à l’«esprit inventif» est respectée sauf si l’«état de la technique», à l’époque de l’invention alléguée, était telle qu’il aurait semblé évident à un chimiste compétent «qu’il pouvait réussir à
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produire de l’isohalothane en ‘phase liquide’ (en supposant qu’il utilise le même monomère et du bromure d’hydrogène)». (Mis en italiques par mes soins.) D’après moi, l’hypothèse du savant juge de première instance se révèle inexacte en tant que règle universelle. Je ne me hasarderais pas à définir l’exigence relative à l’«esprit inventif» mais, il me semble que la revendication en l’espèce ne satisfait pas à cette exigence puisque l’«état de la technique» révélait l’existence d’un procédé de fabrication que le prétendu inventeur n’a que vérifié si ce procédé pouvait être expérimenté avec succès.
A mon avis, cet énoncé de l’exigence relative à l’esprit inventif va trop loin. Très peu d’inventions sont des découvertes imprévues. En pratique, tous les travaux de recherches suivent l’orientation donnée par l’état de la technique. Dans ces conditions et avec l’avantage du recul, il y aurait presque toujours moyen de dire qu’il n’y a aucun esprit inventif dans les nouveaux perfectionnements parce que chaucun peut alors voir comment les réalisations antérieures montraient la voie. La découverte de la pénicilline a constitué un progrès des plus importants, une grande invention. Par la suite, nombre de personnes ont travaillé à la recherche d’autres antibiotiques, soumettant méthodiquement à des tests des familles entières de divers micro-organismes autres que le penicillium notatum. Ce travail de recherche s’est soldé par la découverte de plusieurs antibiotiques comme la chloromycétine obtenue du streptomyces venezuelae, comme on l’a mentionné dans Laboratoire Pentagone c. Parke, Davis & Co.[6] la tétracycline, dont il fut question dans American Cyanamid Co. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.[7] où le juge Whitford a dit (à la p. 257): [TRADUCTION] «Le chercheur patient a droit aux mêmes avantages du monopole d’exploitation que celui qui fait une découverte par chance ou par inspiration soudaine». Je ne conçois pas que l’on puisse avec succès contester des brevets d’antibiotiques ou de procédés visant leur production, en disant que la découverte de la pénicilline a ouvert la voie et qu’il n’y avait aucun esprit inventif dans la recherche d’autres antibiotiques ainsi que dans les essais à faire et le perfec-
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tionnement des procédés. A mon avis, la doctrine a été bien formulée par le Conseil privé dans Pope Appliance Corporation c. Spanish River Pulp and Paper Mills[8], où le vicomte Dunedin a dit (aux pp. 280 et 281):
[TRADUCTION] … Après tout, qu’est-ce qu’une invention? C’est trouver quelque chose que personne d’autre n’a trouvé. C’est ce que Pope a fait pour ce brevet. Il a trouvé que le papier adhérerait de la sorte et le problème pratique a été résolu. Les savants juges d’instances inférieures disent que quiconque a expérimenté les «dispositifs» et les «jets d’air» déjà connus aurait pu y arriver. C’est-à-dire que quelqu’un d’autre aurait pu l’inventer. Il y a plusieurs exemples de chercheurs indépendants qui, dans différents domaines de la science, ont fait la même découverte. Cela ne veut pas dire que le premier qui demande et obtient un brevet n’a pas un bon brevet, …
Le résultat est le même si Ton pose, comme l’a fait le juge de première instance (à la p. 274), la «question Cripps» au sujet de laquelle le vicomte Simon a dit, dans Martin and Biro Swan Ltd. v. H. Millwood Ltd.[9] aux pp. 133 et 134:
[TRADUCTION] … Vos Seigneuries ont au moins la possibilité de statuer que l’état du droit sur ce point est bien énoncé par le lord juge Jenkins, dans Allmanna Svenska Elektriska A/B v. Burntisland Ship Building Coy. Ld. (1952) 69 R.P.C. 63, et que la bonne question à se poser a été formulée par sir Stafford Cripps qui agissait comme avocat dans Sharpe & Dohme Inc. v. Boots Pure Drug Coy. Ld. (1928) 45 R.P.C 153 à la page 163:
«Considérant l’état de la chimie à la date de l’invention, aurait-il semblé évident à un chimiste compétent qu’il pouvait produire des agents thérapeutiques valables en réalisant des résorcines supérieures au moyen des procédés de condensation et de réduction décrits. Si la réponse est «non», le brevet est valide, si c’est «oui», le brevet est invalide.» (J’ai souligné le mot droit.)
Dans Canadian General Electric Co. v. Fada Radio Ltd.[10] à la p. 101, le Conseil privé a dit:
[TRADUCTION] L’état du droit sur ce point est, de l’avis de leurs Seigneuries, résumé avec justesse par le juge MacLean dans son jugement. Le voici: «Il doit y avoir un exercice réel de l’esprit inventif, même si dans certains cas il peut être très minime. Des modifications ou des améliorations mineures peuvent donner des résul-
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tats importants et peuvent révéler une grande ingéniosité. Parfois, l’invention est le fruit d’une combinaison; si l’invention exige une réflexion, une ingéniosité et un savoir-faire indépendants qui produisent, sous une forme distinctive, un résultat plus satisfaisant, transforment un appareil relativement défectueux en un appareil utile et efficace, rejettent les éléments mauvais et inutiles des tentatives antérieures et retiennent ceux qui sont utiles et les fondent dans un dispositif qui, pris dans son ensemble, est une nouveauté, il y a matière à brevet. La réalisation d’une nouvelle combinaison de dispositifs bien connus et leur application à un but nouveau et utile, peut exiger une démarche inventive et peut donner ouverture à un brevet.
J’aimerais également attirer l’attention sur les propos suivants de lord Diplock dans Technograph Printed Circuits Ltd. v. Mills & Rockley (Electronics) Ltd.[11] à la p. 362:
[TRADUCTION] … Une fois qu’une invention est réalisée, il est généralement possible d’imaginer les étapes qui ont pu conduire l’inventeur à l’invention qu’il revendique dans son mémoire descriptif s’il est parti de quelque chose déjà connu. Mais c’est seulement parce que l’invention a été réalisée et s’est avérée une réussite qu’il est possible d’imaginer à partir de quoi et par quelles étapes particulières l’inventeur a pu arriver à son invention. Il est possible que, prises isolément, aucune des étapes qu’il est maintenant possible d’imaginer ne paraisse être le fruit d’un esprit inventif. Il est improbable que cette reconstruction a posteriori corresponde au cheminement suivi par l’inventeur et, même si c’était le cas, l’esprit inventif réside dans l’intuition que le résultat final visé par l’inventeur pouvait être obtenu à partir de ce point de départ et dans son choix des étapes particulières qui ont conduit à ce résultat.
Bien que déclarant ne vouloir traiter que de la question de l’esprit inventif, le juge en chef Jackett semble avoir examiné également la question de l’antériorité parce qu’il a poursuivi en disant (aux pp. 471 et 472):
Je n’ai pas oublié les renvois détaillés aux témoignages des experts mais, à mon avis, ces témoignages visaient en grande partie à établir comment Haszeldine avait réellement effectué ses expériences et ils ne nient aucunement le fait qu’une lecture impartiale de l’article publié en 1954 indique d’une façon générale, le genre de
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réactions qui ont été expérimentées en dernier lieu et, plus spécifiquement, qui constituent l’objet de la revendication 10.
Il a ajouté dans une note en bas de page:
En toute justice pour le savant juge de première instance, précisons qu’une étude attentive des plaidoiries et des témoignages pertinents présentés au cours de l’audience, facilitée par la transcription des procédures, document dont il ne disposait probablement pas, révèle à mon avis qu’ils ont porté sur ce que Haszeldine et son collègue avaient réellement accompli, de manière à détourner l’attention de la véritable question en litige (c.-à-d. ce que l’article de Haszeldine et l’état antérieur de la technique «enseignaient»).
Avec égards, les mots que j’ai soulignés indiquent un critère erroné. Il est vrai que la véritable question soulevée par l’antériorité est de savoir si Haszeldine «enseignait» ce qui fait l’objet de l’invention. Cependant, on ne peut correctement répondre affirmativement à cette question en disant que l’article de Haszeldine «indique, d’une façon générale, le genre de réactions qui ont été expérimentées en dernier lieu et, plus spécifiquement, qui constituent l’objet de la revendication n° 10» (c.-à-d. l’invention). Le bon critère d’antériorité est celui que le vicomte Dunedin a énoncé dans Pope Appliance Corporation v. Spanish River Pulp and Paper Mills, (aux pp. 275 et 276):
[TRADUCTION] … Le critère d’antériorité a fait l’objet de nombreuses décisions. Elles sont énumérées dans l’arrêt très récent British Thomson Houston Co. v. Metropolitan Vickers Electrical Co., 45 R.P.C. 1. Le passage suivant est tiré de ce jugement, Ibid. 23: “Dans Otto v. Linford (1882), 46 L.T. 35, 46, le lord juge Holker a dit: ‘Nous avons dit dans Hill v. Evans (1862), 4 D.F. & J. 288, qu’il est établi en droit, et cela semble raisonnable, que le mémoire descriptif sur lequel est fondée l’antériorité d’une invention doit vous apprendre la même chose que le mémoire descriptif de l’invention elle‑même.» Et dans Flour Oxidising Co. v. Carr & Co. (1908), 25 R.P.C. 428, 457, le juge Parker (plus tard lord Parker) a dit: ‘Lorsqu’il s’agit seulement d’une publication antérieure il n’est pas suffisant, à mon avis, de prouver qu’un appareil décrit dans un mémoire descriptif antérieur aurait pu être utilisé pour produire tel ou tel résultat. On doit également démontrer que le mémoire descriptif contient des instructions claires et non ambiguës sur la manière de l’utiliser. Et les remarques de lord Dunedin dans l’arrêt Armstrong, Whitworth & Co. c. Hardcastle ((1925) 42 R.P.C. 543, à la
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p. 555) vont tout à fait dans la ligne de ces exigences.» Le critère est énoncé dans cet arrêt, (45 R.P.C. 1, à la p. 22) et si l’on va du particulier au général on peut exprimer ce critère ainsi: une personne qui s’attaque au problème résolu par le brevet contesté sans avoir aucune connaissance de ce brevet aurait-elle dit «c’est tout à fait ce que je cherche», si elle avait eu en main la prétendue antériorité?
«Indiquer, d’une façon générale, le genre de réaction» est bien loin de signifier: «apprendre la même chose» ou fournir «des instructions claires et non ambiguës». On ne peut pas dire, en appliquant un bon critère, que l’article de Haszeldine contenait des instructions claires pour la préparation d’isohalothane en phase liquide. En fait, personne n’a soutenu en première instance que cela y était clairement enseigné.
J’estime donc que le juge de première instance a eu raison de statuer que le moyen de défense fondé sur l’antériorité échouait parce qu’il ne pouvait conclure qu’il avait été démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’article de Haszeldine révélait que la réaction se produisait en phase liquide. Cette conclusion est fortement confirmée par le fait non contesté que Halocarbon Corp. a d’abord utilisé la réaction en phase gazeuse. Comme l’a déclaré le directeur de l’usine, le témoin O’Donnell, l’isohalothane a été fabriqué en phase gazeuse jusqu’en décembre 1962, mais une fois le procédé en phase liquide adopté, l’ancien procédé n’a plus jamais été utilisé [TRADUCTION] «parce qu’il (le procédé en phase liquide) donnait de meilleurs résultats». A mon avis, ce fait permet également de rejeter l’idée que le procédé en phase liquide était évident. Puisqu’il est admis que le procédé était meilleur, pourquoi n’a-t-il pas été utilisé plus tôt s’il était évident?
La preuve ne révèle pas pendant combien de temps Halocarbon Corp. a utilité le procédé en phase gazeuse. Voici cependant la chronologie des faits:
Article de Haszeldine: 1954.
L’invention (jugement de première instance à la p. 275): 15 juillet 1961.
Début de l’utilisation du procédé en phase liquide par Halocarbon Corp. (O’Donnell): 17 décembre 1962.
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Délivrance du brevet; 4 août 1964.
A mon avis, la Cour d’appel fédérale a erré en droit en infirmant le jugement de première instance et je suis d’avis de le rétablir en ce qui concerne le brevet visant l’isohalothane.
Le second brevet vise le procédé utilisé par Halocarbon Ont. pour transformer l’isohalothane en halothane. Cette réaction est un réarrangement moléculaire provoqué à l’aide d’un catalyseur, toujours sous irradiation ultraviolette. Un brevet obtenu par un nommé Bayer enseigne que la réaction s’effectue à une températeure d’environ 0°C. La divulgation affirme: [TRADUCTION] “des températures plus élevées entraînent des réactions secondaires indésirables et une diminution considérable du rendement, même à une température de 40°C. Au sujet du brevet Hoechst, le juge de première instance a dit (à la p. 284):
La description du brevet en cause se poursuit de la manière suivante, compte tenu des substitutions que j’ai indiquées plus haut:
[TRADUCTION] Nous avons alors été surpris de découvrir que … [l’halothane] … pouvait être préparé par réarrangement moléculaire de 1’ … [isohalothane] … à l’aide de bromure d’aluminium, même à une température supérieure à 0°C, et mieux encore à la température d’ébullition, soit environ 50°C pour le composé de départ ainsi que pour le produit final.
Voilà en quoi consiste l’invention selon le détenteur du brevet; c’est du moins ce que je conclus être l’“invention” en supposant qu’elle remplisse les critères de brevetabilité.
La raison pour laquelle ce brevet a été jugé invalide est énoncée en ces termes (aux pp. 286 et 287):
La demanderesse prétend que l’invention ou amélioration apportée au brevet Bayer est d’avoir réussi à effectuer ledit réarrangement (avec un bon rendement et sans aucun effet secondaire indésirable) en utilisant du bromure d’aluminium comme catalyseur à une température supérieure à 0°C, et de préférence même à environ 50°C. On doit donc conclure que le facteur température constitue selon le détenteur du brevet un élément essentiel de l’invention. Le témoignage de l’expert de la demanderesse montre que le facteur température ne constitue pas un élément essentiel de l’invention ou de la revendication. Schmutzler affirme que la vitesse de la réaction dans ce procédé est fonction de la température.
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A basse température, la réaction est plus lente; des méthodes de refroidissement différentes peuvent être nécessaires pour des températures différentes; procéder à la température d’ébullition constitue un moyen commode de dissiper la chaleur. Il ajoute (pour l’essentiel) qu’une température d’environ 50°C n’est pas indispensable à l’utilisation du procédé de la demanderesse; cette réaction n’exige pas de température particulière; il n’est pas absolument nécessaire de procéder à une température de 50°C.
J’accepte la déclaration de Schmutzler. Je conclus qu’une température supérieure à 0°C, de préférence aux environs de 50°C, ne constitue pas un facteur essentiel de l’invention revendiquée. Si la température indiquée par la demanderesse dans son brevet ne constitue pas un facteur essentiel de la prétendue invention, je ne vois pas en quoi elle montre une ingéniosité inventive par rapport au brevet Bayer.
Avec égards, je dois dire qu’à mon avis le juge de première instance a mal compris la déclaration du Dr Schmutzler. Ayant lu attentivement toute la preuve et accordé une attention spéciale à chaque passage mentionné par l’avocat de chaque partie, je suis certain que la seule déclaration du Dr Schmutzler susceptible d’étayer la conclusion ci-dessus est la réponse suivante donnée à l’avocat de la demanderesse:
[TRADUCTION] Me MORPHY: Q. Pour une personne compétente en la matière, est-il essentiel que tout le procédé du brevet Hoescht se fasse à une température de 50 degrés?
R. Non, il n’est pas essentiel de le faire à une température de 50 degrés parce que, comme l’a montré le brevet Bayer, le réarrangement s’effectue à zéro degré, mais dans des conditions très indésirables. Si la température est supérieure à zéro degré, la situation se détériore davantage: il y a formation de sous-produits, ce qui réduit le rendement et peut également créer des problèmes de séparation. Je crois que c’est cela la réponse, que la réaction ne doit pas se produire à une température donnée ou spéciale et tout ce que je peux répéter et souligner encore et encore est que la température de 50 degrés, ou à peu près, est, pour les raisons que j’ai expliquées, une température particulièrement appropriée pour amorcer la réaction, mais il n’est aucunement nécessaire d’effectuer la réaction, à cette température, ce qui doit être évident à quiconque connaissait à ce moment-là les réarrangements Friedel-Crafts qui sont des réactions endothermiques. C’est une question de contrôle de température.
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Cela veut clairement dire que la réaction peut s’effectuer à des températures autres que 50°C et non que des températures d’environ 50°C ne sont pas un élément essentiel de l’invention. Cela est confirmé par la déclaration suivante du Dr Schmultzer en réponse à des questions sur ce que le brevet Bayer «enseigne»:
[TRADUCTION] … Il enseigne que l’utilisation du bromure d’aluminium à zéro degré est possible dans un milieu d’halothane — est une méthode possible de réarrangement de l’isohalothane en halothane. Il enseigne également que des températures supérieures à zéro degré entraînent la formation de sous-produits indésirables et une diminution de rendement et que, même à une température de seulement 40 degrés, il y a une grande diminution de rendement. Ceci décourage fortement l’essai de cette réaction à des températures supérieures à 40 degrés, ce qui constitue en fait le progrès technique du brevet Hoechst, parce que malgré cette affirmation défavorable, les chercheurs de Hoechst ont utilisé une température plus élevée, soit 50 degrés, ont provoqué en milieu d’halothane le réarrangement de l’isohalothane en halothane, utilisant du bromure d’aluminium comme catalyseur à 50 degrés. [Les italiques sont de moi]
A mon avis, il est tout à fait clair que l’essence de l’invention Hoechst est la découverte que la réaction désirée s’obtient plus facilement et plus économiquement à des températures d’environ 50°C plutôt que 0°C. La réaction est la même que celle qui est décrite au brevet Bayer, mais ce brevet enseigne qu’elle doit avoir lieu à environ 0°C et que des réactions secondaires indésirables se produisent à des températures plus élevées. La découverte c’est qu’on obtient de meilleurs résultats sans réactions secondaires indésirables à une température d’environ 50°C et le Dr Schmultzer a expliqué:
[TRADUCTION] … avec les composés du fluor, vous pouvez vous attendre à tout, c’est aussi simple que cela.
Quant au second brevet, l’appelante ne demande que le renvoi du dossier au juge de première instance.
Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi contre l’intimée Halocarbon (Ontario) Limited avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel, d’infirmer le jugement de la Cour d’appel fédérale, de rétablir le jugement de première instance en tant qu’il statue que la revendication n°
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10 du brevet canadien n° 692,039 est valide et a été violée par Halocarbon (Ontario) Limited, mais d’infirmer ledit jugement en ce qui concerne la revendication n° 2 du brevet n° 652,239, et de renvoyer cette partie de la cause au juge de première instance pour adjudication suivant l’interprétation voulue de ce qui constitue l’essence de l’invention.
Jugement en conséquence, les juges MARTLAND, DICKSON et ESTEY étant dissidents.
Procureurs de l’appelante: Rogers, Beveskin & Parr, Toronto.
Procureur des intimées: Donald F. Sim, Toronto.
[1] [1976] 2 C.F. 468.
[2] [1974] 2 C.F. 266.
[3] (1928), 45 R.P.C. 153.
[4] (1974), 14 C.P.R. (2d) 59.
[5] (1943), 60 R.P.C. 135.
[6] [1968] R.C.S. 307.
[7] [1976] R.P.C. 231.
[8] [1929] A.C. 269.
[9] [1956] R.P.C. 125.
[10] [1930] A.C. 97.
[11] [1972] R.P.C. 346.
