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§ Monsanto Company c. Commissaire des brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108 (28 juin 1979)

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Numérotation :

Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 1108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-28;.1979..2.r.c.s..1108 ?

Analyses :

Brevets - Revendications rejetées parce que trop générales - Composés qui n’avaient pas été testés - Prétention de prédiction valable - Commission d’appel des brevets - Aucun motif de rejeter le témoignage d’experts - Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 42, 44.

Le commissaire des brevets a refusé d’accorder un brevet relativement à deux revendications d’une méthode d’inhibition de la vulcanisation prématurée du caoutchouc. L’examinateur a rejeté les revendications parce que trop générales compte tenu de la divulgation de la préparation de trois seulement des 126 composés chimiques revendiqués. Une commission d’appel des brevets a confirmé ce rejet et le commissaire a souscrit à sa recommandation. La Cour d’appel fédérale, à laquelle un appel subséquent a été interjeté, a décidé que le refus était justifié au motif que la divulgation de la demande ne suffisait pas pour appuyer la revendication d’une gamme aussi vaste de nouveaux composés et que le mémoire descriptif ne contenait pas d’instructions précises et détaillées, sauf en ce qui concerne trois composés spécifiques. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêts (les juges Martland et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre: Un mémoire descriptif de brevet s’adresse à une personne «versée dans l’art» et les instructions qu’il contenait étaient suffisantes pour permettre à pareille personne de préparer tous les composés revendiqués, comme l’a décidé la Commission. Quant à l’autre point, des revendications comme celles en litige ne peuvent être rejetées que si 1) il y a preuve de l’inutilité d’une partie du domaine visé ou 2) ce n’est pas une prédiction valable. La Commission n’a pas formulé de conclusion sur cette base et elle ne disposait d’aucune preuve qui lui aurait permis de le faire. On n’a pas prétendu qu’une seule des 126 substances visées était inutile, et la Commission n’a pas vraiment conclu qu’il

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n’y avait aucune base pour fonder une prédiction valable. Elle ne dit pas pourquoi elle n’est pas convaincue que trois composés spécifiques soient suffisants. Tout ce qu’elle a dit c’est qu’elle n’était pas convaincue que la preuve soumise était suffisante. Cela ne suffit pas, car si on l’acceptait, le droit d’appel conféré par l’art. 44 de la Loi sur les brevets deviendrait illusoire. Selon l’art. 42 de la Loi, le commissaire ne doit rejeter la demande que s’il s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet; ce n’est pas une question de discrétion. Il doit justifier tout refus. En l’espèce, la décision de la Commission, qu’il a simplement endossée, laisse la Cour dans l’obscurité complète quant aux motifs pour lesquels il n’était pas convaincu. Cela aurait pour résultat de limiter les revendications au champ d’utilité prouvée plutôt que de les accueillir dans la mesure de l’utilité prédite.

Les juges Martland et Dickson, dissidents: La Commission était pleinement consciente des principes juridiques qu’elle devait appliquer en prenant la décision qu’on lui demandait et a correctement posé le problème. La Commission et le commissaire n’ont commis aucune erreur de droit et avaient le droit d’arriver aux conclusions de fait que la Cour d’appel a confirmées. Cette Cour ne doit pas infirmer leur décision.

[Jurisprudence: Burton Parsons Chemicals c. Hewlett-Packard, [1976] 1 R.C.S. 555; Sandoz Patents Ltd. c. Gilcross Ltd., [1974] R.C.S. 1336; Société des usines chimiques Rhône-Poulenc c. Jules R. Gilbert Ltd., [1968] R.C.S. 950; Vanity Fair Silk Mills c. Commissaire des brevets, [1939] R.C.S. 245; Olin Mathieson Corporation v. Biorex Laboratories Ltd., [1970] R.P.C. 157; Pfizer Company Limited c. Sous-ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 456; Canadien Pacifique Limitée c. Ville de Montréal, [1978] 2 R.C.S. 719; Northwestern Utilities Limited c. Ville d’Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684; Eli Lilly & Co. c. S & U Chemicals, [1977] 1 R.C.S. 536; R. v. Criminal Injuries Compensation Board, Ex parte Lain, [1967] 2 Q.B. 864.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] qui a rejeté un appel formé contre le refus du commissaire des brevets d’accorder un brevet. Pourvoi accueilli, les juges Martland et Dickson étant dissidents.

D.F. Sim, c.r., pour l’appelante.

T.B. Smith, c.r., et H. Molot, pour l’intimé.

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Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi attaque l’arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a sommairement rejeté un appel formé contre le refus du commissaire d’accorder un brevet quant à deux revendications. Le brevet vise ce que la revendication 1 décrit dans les termes suivants:

[TRADUCTION] 1. La méthode d’inhibition de la vulcanisation prématurée d’un caoutchouc diénique vulcanisable renfermant un agent de vulcanisation et un agent organique d’accélération de la vulcanisation, ce qui comprend:

l’incorporation, en quantité suffisante pour inhiber la vulcanisation prématurée, d’un composé de formule R1-S-R-S-R1, dans laquelle R est un alkylène, un arylène ou un cycloalkylène renfermant de 1 à 8 atomes de carbone, et R1 un radical imide.

Les revendications rejetées, telles qu’amendées, sont les suivantes:

[TRADUCTION] 9. Un composé de formule R1-S-R-S-R1

dans laquelle R est un alkylène, un arylène ou un cycloalkylène renfermant de 1 à 8 atomes de carbone, et R1 un radical imide.

16. Le produit de la revendication 9, où le composé à radical diimide est choisi au sein du groupe constitué des produits suivants:

suit une liste de 126 composés chimiques différents décrits par leurs noms scientifiques.

L’examinateur avait tout d’abord rejeté les revendications 1 à 8 de même que les revendications 9 et 16. Après le dépôt d’une demande de révision auprès du commissaire, il a retiré son opposition aux revendications 1 à 8. Voici le motif qu’a donné l’examinateur pour rejeter les revendications 9 et 16:

[TRADUCTION] Ces revendications de produits sont beaucoup trop générales compte tenu de la divulgation qui révèle la préparation de trois seulement des composés revendiqués.

La revendication 16 porte sur 126 produits au total; l’énumération en est simplement tirée de la divulgation. Comme on l’a mentionné précédemment, la préparation

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de trois seulement de ces produits est explicitée avec une constante physique (point de fusion) et des résultats d’analyse élémentaire (pour deux produits seulement). Il est impossible de prouver que tous ces produits ont été préparés, car ni les méthodes de préparation, ni les constantes physiques ni les résultats d’analyse élémentaire ne sont donnés. La divulgation doit pleinement étayer la revendication (règle 25 adoptée en vertu de la Loi sur les brevets) et lorsqu’une revendication générale de produits revendique 126 produits, la divulgation spécifique de la préparation de trois produits seulement est insuffisante. L’invention revendiquée est loin d’être complètement décrite et cela est en conséquence contraire à la règle 25 adoptée en vertu de la Loi sur les brevets. La préparation de trois composés n’est certainement pas suffisante pour justifier le vaste domaine visé par ces revendications et ne donne pas à la demanderesse le droit de monopoliser le grand nombre de composés qu’elles englobent. Pour revendiquer une large gamme de composés, le mémoire descriptif doit montrer avec une certitude raisonnable que la méthode de préparation divulguée permet de préparer tous les membres du groupe et que ceux-ci ont la même caractéristique (inhiber la vulcanisation prématurée) qui les rend brevetables. Il ne fait aucun doute que des revendications générales de produits doivent s’appuyer pleinement sur un nombre suffisant d’exemples. Un produit ou une espèce donnée ne peuvent être revendiqués s’ils ne sont décrits et explicités spécifiquement dans le mémoire descriptif. L’étendue des revendications de produits 9 et 16 doit se restreindre à ce que la divulgation appuie pleinement.

A la suite de la demande de révision, l’affaire a été examinée par une commission d’appel des brevets à laquelle une preuve a été soumise par voie d’affidavits détaillés de deux employés de la demanderesse, dont un s’est décrit comme l’un des inventeurs. Cette commission n’est pas un organisme statutaire et les Règles adoptées en vertu de la Loi sur les brevets n’en traitent pas. On nous a informés qu’il s’agit d’un groupe de fonctionnaires auquel le commissaire réfère ce genre d’affaires. Ils lui font rapport.

Dans son rapport, la Commission s’est d’abord demandé si la divulgation donnait suffisamment d’instructions pour permettre à un chimiste expérimenté de préparer les composés revendiqués en utilisant des méthodes antérieurement connues dans ce domaine. Après avoir examiné plusieurs

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décisions, y compris l’arrêt de cette Cour dans Burton Parsons Chemicals c. Hewlett‑Packard[2], la Commission a dit:

[TRADUCTION] Il en ressort clairement qu’il faut tenir compte de ce que des personnes versées dans l’art comprendraient de la divulgation. C’est délibérément que nous employons le terme «personnes» au pluriel. On a déjà vue des experts arriver à des conclusions divergentes. Les recueils de décisions en matière de brevet sont remplis de conflits de ce genre et il peut bien être imprudent de trop s’appuyer sur les opinions d’une, ou même de plusieurs «personnes expérimentées». Il faut établir quelles seraient les opinions de personnes expérimentées «en général». Dans un cas où il y avait pareil conflit d’opinions entre experts (Travers Investment c. Union Carbide, [1965] 2 R.C.É. 126, à la p. 143), M. le juge Gibson a déclaré ce qui suit:

[TRADUCTION] Les experts ne peuvent que peser les probabilités en fonction de leur formation et de leur expérience et avancer leurs hypothèses les plus éclairées, mais c’est la règle de preuve habituelle que la Cour doit appliquer, soit, la balance des probabilités, ou, comme on dit parfois, la prépondérance de la preuve digne de foi.

Nous en venons à la conclusion que la divulgation fournit des instructions suffisantes pour qu’un chimiste expérimenté prépare les composés en utilisant des méthodes antérieurement connues dans ce domaine. Nous reconnaissons aussi que la divulgation a mentionné tous les composés visés par la revendication 16…»

Je dois avouer qu’après avoir lu cela je ne peux tout simplement pas comprendre comment la Cour d’appel fédérale a pu dire ce qui suit dans sa décision:

Le motif que la divulgation de la demande de l’appelante ne suffit pas à appuyer la revendication d’une gamme aussi vaste de nouveaux composés, justifie à lui seul le refus. Nous renvoyons au raisonnement du juge en chef Jackett dans Leithiser v. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd., 17 C.P.R. (2d) 110, suivant lequel pour se conformer pleinement et explicitement au paragraphe 36(1), il faut fournir un mémoire descriptif qui indique au public en quoi consiste l’invention et comment l’utiliser, et qui expose comment fabriquer le produit que l’on prétend avoir inventé. La revendication 9 couvre un grand nombre de composés. La revendication 16, comme le produit de la revendication 9, revendique quelque 126 composés spécifiques distincts. Le mémoire descriptif fournit des détails pour seulement trois de ces composés spécifiques. Une lecture attentive de ces détails montre

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clairement que, pour être en mesure d’utiliser l’invention, un chimiste expérimenté a besoin d’instructions précises et détaillées (différentes à de nombreux égards dans chaque cas). Ces instructions sont absentes du mémoire descriptif, sauf en ce qui concerne les trois composés spécifiques mentionnés précédemment.

Je dois dire respectueusement que la cour d’instance inférieure me paraît avoir complètement méconnu la règle qu’un mémoire descriptif de brevet s’adresse à une personne «versée dans l’art». Des affidavits détaillés ont été soumis à la Commission d’appel des brevets par des personnes versées dans l’art, dont une s’est décrite comme [TRADUCTION] «chef de groupe chargé des problèmes spéciaux de synthèse dans le domaine des élastomères». L’auteur de cet affidavit explique en détail, se référant à des publications scientifiques qui font autorité, que le savoir et l’habileté que possèdent les chimistes compétents dans ce domaine particulier font que les instructions que contient le mémoire descriptif sont suffisantes pour leur permettre de préparer tous les composés décrits, bien que des instructions spécifiques n’aient été données que pour au maximum trois d’entre eux. La Commission d’appel des brevets était convaincue que c’était le cas. Je ne peux voir comment les savants juges de la cour d’instance inférieure ont pu conclure autrement. Je ne doute pas que les instructions contenues au mémoire descriptif sont insuffisantes pour eux comme elles le sont pour moi, mais ce n’est pas le critère applicable. Sur ce premier point, la situation en l’espèce est essentiellement la même que dans Sandoz Patents Ltd. c. Gilcross Ltd.[3] où on lit dans l’arrêt de cette Cour (aux pp. 1346 et 1347):

…De fait, le mémoire descriptif décrit au long non seulement l’invention, comme a conclu le savant juge de première instance, mais également son application ou utilisation. Bien que les diverses étapes ne soient expressément décrites que pour le procédé au chloro-éthane, il reste que les mêmes étapes entrent en jeu dans l’utilisation du produit de départ au bromo-éthane et toute personne versée dans l’art sait qu’il doit en être ainsi en l’absence de toute mention d’anomalie dans le comportement du composé au bromo-éthane. Il ne me paraît pas qu’il faille invalider un brevet en raison d’un détail de forme de ce genre et je ne crois pas que le par. (1) de l’art. 36 l’exige. Le mémoire descriptif est rédigé à

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l’intention des personnes versées dans Part et, par conséquent, il doit s’interpréter en tenant compte de ce que pareille personne comprendra en le lisant….

Des remarques analogues ont été faites dans Burton Parsons c. Hewlett-Packard, précité, aux pp. 559 à 565, un autre arrêt de cette Cour concernant un brevet pour des produits chimiques, non une machine comme dans Leithiser.

Passons maintenant au motif pour lequel la Commission d’appel est venue à la conclusion que la revendication 16 devait être rejetée. Elle a dit immédiatement après le passage que j’ai cité:

[TRADUCTION] … Il reste à la Commission à résoudre un problème plus difficile, celui de déterminer si les revendications rejetées sont trop générales en ce sens qu’elles visent plus que l’invention réalisée. Nous songeons à des questions comme «les revendications spéculatives» et «les inventions sur papier». La demanderesse, en décrivant complètement quelque chose, s’est conformée à l’exigence de l’art. 36, mais est-ce son invention qu’elle a décrite? Nous devons maintenant décider si la demanderesse a complété l’invention avec assez de détails pour qu’on puisse honnêtement dire qu’elle a inventé tous les composés visés par les deux revendications.

L’objection qu’une revendication est trop générale parce qu’elle vise des domaines inconnus et inexplorés où l’applicabilité de l’invention est imprévisible et où de nouvelles expériences créatrices seraient nécessaires, se rencontre le plus souvent dans les arts chimiques, parce que comme on l’a reconnu, «il n’y a pas de prévision en chimie». (Chipman Chemicals c. Fairview Chemical, [1932] R.C.É. 107, à la p. 115). Bien qu’il puisse s’agir d’une exagération, cela indique que l’extrapolation dans les arts chimiques exige une prudence particulière. Puisque les revendications spéculatives sont imparfaites, il existe d’importantes limites au droit d’un inventeur de revendiquer une généralisation à partir de sa divulgation.

La Commission a ensuite considéré la jurisprudence sur ces questions en terminant avec la décision récente de la Chancery Division dans Olin Mathieson Corporation v. Biorex Laboratories Ltd.[4] et elle en a cité le passage qui suit (à la p. 193):

[Page 1115]

[TRADUCTION] Où donc doit-on tracer la ligne entre une revendication qui va au-delà de l’objet et une qui coïncide avec lui? A mon avis, sir Lionel a correctement tracé cette ligne lorsqu’il a fort utilement déclaré, dans les termes cités plus haut, que cela dépend s’il est possible de faire une prédiction valable. S’il est possible pour le breveté de faire une prédiction valable et de formuler une revendication qui ne dépasse pas les limites à l’intérieur desquelles la prédiction demeure valable, il en a alors le droit.

[TRADUCTION] «Ce dernier paragraphe énonce succinctement ce que nous avons pu extraire de la jurisprudence analysée précédemment» dit la Commission. A cet égard, je dois dire tout de suite que je suis entièrement d’accord avec la décision du juge Graham dans Olin Mathieson et crois nécessaire de l’examiner plus à fond. L’affaire est d’une ressemblance frappante, traitant d’un brevet fondé sur la découverte de l’utilité d’un certain radical dans un groupe de substances complexes. En l’espèce, l’invention concerne l’utilité du radical imide R1 dans des sulfénimides employés comme agents de vulcanisation du caoutchouc. Dans Olin Mathieson, le brevet visait la substitution du radical -CF3 au radical -Cl dans la chlorpromazine et plusieurs autres médicaments, dont quelques-uns seulement avaient été testés. Le brevet a été jugé valide. Voici ce qu’a dit le juge Graham (à la p. 194):

[TRADUCTION] «Dans les réactions chimiques, et sans doute aussi dans les interactions physiques, ce sont habituellement les groupes fonctionnels, comme on dit, ou groupes caractéristiques qui importent…»

Traitant des «conclusions relatives à la prédiction», le juge Graham a dit (aux pp. 192 et 193):

[TRADUCTION] (1) La première chose à prendre en considération est l’interprétation de la revendication et si, comme en l’espèce, la revendication vise une vaste famille de substances chimiques comme telle, c’est d’abord en tenant compte de cette situation qu’il faut appliquer le critère. S’il est démontré que certaines substances comprises dans la revendication n’ont pas d’utilité, la revendication est fautive, à l’exception peut-être d’un cas de minimis où il n’y a que de rares exceptions, comme celui que le juge Maugham avait à l’esprit dans I.G. Farbenindustrie A.G.’s Patents (1930), 47 R.P.C. 289, à la p. 323, ligne 14…

(2) Du point de vue du public et des brevetés, il est souhaitable que des recherches se poursuivent dans le

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domaine des médicaments ou ailleurs, selon le cas. Dans le domaine des médicaments en particulier, la recherche est très coûteuse et le nombre de «découvertes» ne constitue qu’une infime proportion de ce qui est synthétisé et testé. Lorsqu’on réalise une «découverte» cependant, il est très fréquent de voir que des substances qui en sont plus ou moins proches parentes sont tout aussi actives ou le sont même davantage. Ici, par exemple, la trifluopérazine est à peu près cinq fois plus active que la chlorpromazine, la fluphénazine étant quant à elle environ vingt fois plus active que cette même chlorpromazine. Tous ces produits sont des dérivés de la phénothiazine et sont tous substitués en position «2», la trifluopérazine et la fluphénazine présentant la nouvelle substitution par -CF3, plutôt que celle par -Cl comme pour la chlorpromazine, ce qui les place donc dans la revendication 1. … Donc à moins qu’on ne puisse donner au premier inventeur de la substitution par -CF3 une protection raisonnablement étendue, il est probable que peu de temps après que d’autres auront entendu parler de son succès, ils fabriqueront des substances analogues ayant une activité aussi bonne ou meilleure. A moins qu’il ne puisse contrôler ces activités, le bénéfice qu’il pourra retirer de son invention et de sa recherche aura probablement peu de valeur.

Je suis entièrement d’accord avec ces remarques. Quant au paragraphe 1, si la revendication n’a pas été jugée valide dans l’arrêt Société des usines chimiques Rhône-Poulenc c. Jules R. Gilbert Ltd.[5], c’est à cause de l’inutilité de certaines des substances qu’elle visait. Il importe de noter que bien que les substances inutiles n’aient pas été testées, le véritable motif de la non-validité était qu’elles étaient inutiles, non qu’elles n’avaient pas été testées avant le dépôt de la demande de brevet. Quant au paragraphe 2, je trouve qu’il va dans le sens des remarques faites dans l’arrêt Burton Parsons c. Hewlett-Packard, de cette Cour, précité, (aux pp. 564 et 565). A la suite d’un troisième paragraphe qui n’est pas pertinent en l’espèce puisqu’il traite des licences obligatoires pour les brevets de médicaments, le juge Graham a dit (à la p. 193):

[TRADUCTION] Où donc doit-on tracer la ligne entre une revendication qui va au-delà de l’objet et une qui coïncide avec lui? A mon avis, sir Lionel a correctement tracé cette ligne lorsqu’il a fort utilement déclaré, dans les termes cités plus haut, que cela dépend s’il est possible de faire une prédiction valable. S’il est possible

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pour le breveté de faire une prédiction valable et de formuler une revendication qui ne dépasse pas les limites à l’intérieur desquelles la prédiction demeure valable, il en a alors le droit. Bien sûr, en agissant ainsi il prend le risque qu’un défendeur soit en mesure de démontrer que sa prédiction n’est pas valable ou que certains corps compris dans les termes qu’il a utilisés sont inutiles ou anciens ou évidents ou qu’une promesse quelconque qu’il a faite dans son mémoire descriptif est fausse sous un aspect important; mais si, devant une contestation, il échappe à ce risque, sa revendication ne va pas au-delà de l’objet révélé par la divulgation, elle est honnêtement fondée sur celle-ci sous cet aspect et elle est valide.

Si j’ai cité de nouveau le passage cité par la Commission, c’est que je suis d’avis que la dernière phrase est importante parce qu’elle indique clairement ce que l’on entend par «prédiction valable». Il ne peut s’agir d’une certitude puisqu’elle n’exclut pas tout risque qu’une partie du domaine visé puisse se révéler inutile. Le critère formulé par le juge Graham me paraît donc présenter seulement deux motifs possibles pour rejeter des revendications comme celles en litige.

1. Il y a preuve de l’inutilité d’une partie du domaine visé;

2. Ce n’est pas une prédiction valable.

A mon avis, la Commission n’a pas formulé de conclusion sur cette base et elle ne disposait d’aucune preuve qui lui aurait permis de le faire.

Quant à la première question, il n’y a absolument aucun problème. On n’a pas prétendu qu’une seule des 126 substances visées était inutile.

Quant à la seconde question, la Commission ne me paraît pas avoir vraiment conclu que les revendications en litige ne comportaient pas de prédiction valable. Voici ce qu’elle a dit pour les rejeter:

[TRADUCTION] «… A notre avis un demandeur doit pouvoir revendiquer en termes génériques un groupe de substances semblables, sans qu’il soit nécessaire qu’elles aient toutes été préparées ou testées, lorsqu’il est raisonnablement possible de faire une prédiction valable pour ce domaine. Dans certains cas le domaine peut être assez vaste, dans d’autres, très restreint. Cela dépend dans une large mesure de l’état antérieur de l’art, en partie de la nature de l’invention, et en partie de l’étendue du domaine que le demandeur lui-même a explorée. De plus, lorsque pareille exploration est nécessaire, il doit

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avoir exploré le domaine avant de déposer sa demande de brevet. Sinon l’invention était spéculative au moment du dépôt et n’a été complétée que subséquemment.

Appliquant ce principe à la demande en l’espèce, nous n’avons aucune hésitation à recommander que le rejet de la revendication 9 dans sa forme actuelle soit confirmé. Elle est extrêmement générale, vise un nombre important de composés, et nous sommes d’avis qu’elle va au-delà de la prédiction raisonnable. Tous les composés qu’elle vise sont nouveaux et nous ne sommes pas convaincus que trois exemples spécifiques soient suffisants pour justifier l’étendue de la revendication…

C’est pour des raisons différentes que la revendication 16 est trop générale. En y énumérant des composés spécifiques la demanderesse prétend les avoir inventés. La preuve démontre qu’elle n’en a préparé et décrit en détails que trois seulement. Il s’agit en fait d’une revendication de quelque chose qui n’a pas encore été inventé. Si on lui en donne le temps, un chimiste ou n’importe qui versé en nomenclature chimique peut nommer tous les composés compris dans n’importe quel genre. Pareil «graphite sur cellulose» ou invention théorique sur papier ne mérite pas, à notre avis, un brevet, et c’est pourquoi nous en recommandons le rejet. Seule la revendication restreinte aux trois composés réellement préparés doit être considérée acceptable.

Notons que tout ce qui est dit pour rejeter la revendication 9 parce qu’elle ne serait pas fondée sur une prédiction valable est ceci: «Nous ne sommes pas convaincus que trois exemples spécifiques soient suffisants pour justifier l’étendue de la revendication». Pourquoi en serait-il ainsi? La Commission ne donne absolument aucune indication. S’il est possible de justifier ainsi un refus, le droit d’appel que confère l’art. 44 de la Loi sur les brevets est inutile en pareils cas.

44. Quiconque n’a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commmissaire peut, à tout moment dans les six mois qui suivent l’envoi postal dé l’avis, conformément aux articles 42 et 43, interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale, et cette cour a juridiction exclusive pour entendre et décider cet appel.

Quoique le rapport de la Commission soit très long, en définitive tout ce qu’il dit au sujet de la revendication 9, après avoir énoncé le principe avec lequel je suis d’accord, c’est qu’une revendication doit se limiter à l’étendue de la prédiction valable et que «nous ne sommes pas convaincus que

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trois exemples spécifiques soient suffisants». Rien ne dit pourquoi trois ne suffisent pas. A mon avis, c’est là ne donner aucune raison dans un domaine qui n’en est pas un de spéculation mais de science exacte. Nous ne sommes plus à l’époque où l’architecture des composés chimiques était un mystère. Grâce aux techniques modernes, les chimistes sont aujourd’hui capables de déterminer exactement la disposition de tous les atomes dans des molécules très complexes. Il devient donc possible de préciser, comme cela a été fait dans Olin Mathieson, la position exacte d’un radical donné, et de relier cette position à une activité particulière. Il devient alors aussi possible de prévoir l’utilité d’une substance renfermant un tel radical. Comme il s’agit-là d’une question de connaissance générale chez les savants, une personne compétente se rendra facilement compte que si un brevet ne vise que quelques‑unes des substances qui produisent le résultat désiré, elle n’a qu’à en préparer une autre qui aura les mêmes propriétés. Le rapport de la Commission indique qu’elle est consciente de cela. Cependant elle ne donne aucune indication des motifs pour lesquels elle n’était pas convaincue de la validité de la prédiction d’utilité du champ entier visé par la revendication 9. Une preuve sous forme d’affidavits fondés sur des principes scientifiques a été soumise, elle ne conteste pas ces principes, mais dit seulement: «Nous ne sommes pas convaincus que cela soit suffisant». A mon avis, cela ne suffit pas, car si on l’acceptait, le droit d’appel deviendrait illusoire. A cet égard, il importe de noter que le texte de l’art. 42 de la Loi sur les brevets est le suivant:

42. Chaque fois que le commissaire s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet, il doit rejeter la demande et, par lettre recommandée, adressée au demandeur ou à son agent enregistré, notifier à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

J’ai souligné en droit pour faire ressortir que ce n’est pas une question de discrétion: le commissaire doit justifier tout refus. Comme l’a déclaré le juge en chef Duff dans l’arrêt Vanity Fair Silk Mills c. Commissaire des brevets[6] (à la p. 246):

[Page 1120]

[TRADUCTION] «Il ne fait aucun doute que le commissaire des brevets ne doit pas rejeter une demande de brevet à moins qu’elle ne soit clairement dépourvue de fondement valable…»

L’arrêt Pfizer Company Limited c. Sous-ministre du Revenu national[7] souligne l’importance d’un énoncé suffisant des motifs d’une décision administrative susceptible d’appel. Le litige portait sur le sens du terme «dérivé» appliqué aux antibiotiques. La Commission du tarif avait décidé que ce terme ne devait pas être pris dans son sens premier d’«une chose obtenue à partir d’une autre», mais comprenait [TRADUCTION] «une substance chimique dont la structure est tellement semblable à celle d’une autre substance qu’elle pourrait théoriquement être obtenue à partir de celle-ci même s’il n’est pas possible de le faire en pratique». Pour en arriver à cette conclusion, elle avait examiné plusieurs publications à partir desquelles elle était allée jusqu’à conclure, contrairement aux témoignages de chimistes compétents, qu’il y avait eu réellement dérivation. Parce que les publications sur lesquelles elle s’était appuyée étaient mentionnées, il a été possible en appel de conclure que la Commission avait été induite en erreur par des publications dont l’autorité était douteuse. En l’espèce, la décision de la Commission laisse la Cour dans l’obscurité complète quant aux motifs pour lesquels elle n’est pas convaincue que ce que revendiquent les inventeurs répond au critère de la prédiction valable.

Dans l’arrêt Canadien Pacifique Limitée c. Ville de Montréal[8], cette Cour a unanimement déclaré (aux pp. 726 et 727):

On voit donc que l’évaluation fixée par le Bureau de revision repose uniquement sur l’appréciation par ses membres des différents facteurs pertinents sans aucune base mathématique de calcul. Il est vrai que la Charte de la Ville n’oblige pas explicitement le Bureau de revision à fournir ce renseignement, mais aux art. 873 et 874 elle accorde un droit d’appel à la Cour provinciale qui doit décider, sans enquête, sur le dossier constitué devant le Bureau de revision…

…la décision du Bureau de revision ne fait pas voir comment il en est venu à la valeur fixée en partant des

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données fournies par la preuve, son évaluation ne saurait donc tenir en face de chiffres établis mathématiquement sur des bases prouvées et d’après la seule méthode précise qui ait été soumise au tribunal.

Dans Northwestern Utilities Limited c. Ville d’Edmonton[9], un arrêt unanime de cette Cour, en date du 3 octobre 1978, on peut lire:

les circonstances de la présente affaire ne permettent pas au tribunal qui examine l’ordonnance de la Commission d’établir si cette dernière a excédé ou non sa compétence. Le libellé et le contenu de l’ordonnance de la Commission sont en effet d’une portée si limitée et d’une telle brièveté qu’il est impossible d’établir si les tarifs ont été fixés pour la période commençant le 1er octobre 1975. Cet argument… ne peut donc être retenu.

Quant à la revendication 16, la conclusion définitive paraît indiquer que l’on a totalement rejeté la prédiction comme fondement possible de la revendication. Il n’est guère nécessaire de souligner combien il serait grave dans le domaine des brevets visant des substances chimiques de rejeter pratiquement toute possibilité de revendiquer une protection fondée sur une prédiction valable d’utilité. La Commission dit partager les opinions du juge Graham à cet égard. Cependant, elle me paraît arriver exactement au résultat contraire. Le juge Graham a conclu à la validité de la revendication fondée sur une prédiction valable. Dans la présente espèce, la Commission, malgré l’absence totale de preuve que la prédiction n’est pas valable, rejette les revendications et en définitive les limite au champ d’utilité prouvée plutôt que de les accueillir dans la mesure de l’utilité prédite. A mon avis, cela est contraire à l’art. 42 de la Loi sur les brevets.

En vertu de cet article, le commissaire doit refuser le brevet quand il «s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit» à l’obtenir. Ce qu’il a dit en l’espèce en approuvant la décision de la Commission est en fait «je ne suis pas assuré que vous y avez droit». A mon avis, le commissaire ne peut refuser un brevet parce qu’un inventeur n’en a pas testé et prouvé complètement tous les usages revendiqués. C’est ce qu’il a fait ici en refusant d’accueillir les revendications 9 et 16 dans la

[Page 1122]

mesure où elles vont au-delà de ce qui a été testé et prouvé ayant le dépôt de la demande. Si les inventeurs ont revendiqué plus que ce qu’ils ont inventé et inclus des substances dépourvues d’utilité, leurs revendications pourront être contestées. Mais pour que cette contestation réussisse, elle devra s’appuyer sur une preuve d’inutilité. Pour l’instant, une telle preuve n’existe pas et il n’y a aucune preuve que la prédiction d’utilité pour chaque composé mentionné n’est pas valable et raisonnable.

Le rapport de la Commission d’appel des brevets a été incorporé à la décision du commissaire, étant cité au long à la suite de l’en-tête officiel. La conclusion en est celle-ci: [TRADUCTION] «Pour les motifs qui précèdent nous recommandons que le rejet des revendications 9 et 16 dans leur forme actuelle soit confirmé». Puis, le commissaire a écrit avant d’apposer sa signature:

[TRADUCTION] «J’ai pesé les conclusions de la Commission d’appel des brevets et je souscris à ses recommandations. Si le demandeur envisage d’interjeter appel de cette décision, il doit intenter cette procédure dans les six mois de cette date (voir l’article 44 de la Loi sur les brevets).

Il est donc clair que le rapport de la Commission d’appel des brevets fait partie de la décision du commissaire et que le problème auquel la Cour faisait face concernant certaines remarques en marge non signées dans Eli Lilly & Co. c. S & U Chemicals[10] ne se pose pas. Il est tout aussi clair que la Commission d’appel des brevets a simplement présenté au commissaire qui seul a rendu la décision, un rapport assorti d’une recommandation. Elle n’a pas rendu la décision comme c’était le cas de la commission mentionnée dans Reg. v. Criminal Injuries Compensation Board, Ex parte Lain[11]. Dans le plan promulgué en vertu de la prérogative par lequel cette commission-là était créée, il était prévu: [TRADUCTION] «La commission est totalement responsable de la décision sur l’indemnité à verser dans chaque cas et ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel ni de révision par le ministre…»

[Page 1123]

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, d’accueillir l’appel de la décision du commissaire des brevets et de lui enjoindre de délivrer à l’appelante, aux termes de sa demande, numéro d’ordre 095,945, un brevet comprenant les revendications 9 et 16.

Le jugement des juges Martland et Dickson a été rendu par

LE JUGE MARTLAND (dissident) — Ce pourvoi attaque l’arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a rejeté un appel formé par l’appelante contre le refus de l’intimé d’accorder un brevet quant aux revendications 9 et 16 contenues dans la demande de brevet de l’appelante.

La demande vise à obtenir un brevet pour une invention réalisée par Aubert Yaucher Coran et Joseph Edward Kerwood, intitulée [TRADUCTION] «Inhibition de la vulcanisation prématurée des caoutchoucs diéniques». L’invention porte sur de nouvelles substances chimiques, utiles dans la production de caoutchouc vulcanisé en tant qu’inhibiteurs de la vulcanisation prématurée des caoutchoucs diéniques.

Le mémoire descriptif de la demande révèle que les inventeurs ont découvert une famille de composés chimiques (à savoir les sulfénimides) possédant ces précieuses propriétés, donne la formule générale pour le noyau des substances, et décrit divers radicaux qui peuvent être utilisés dans cette famille. Le mémoire descriptif présente la préparation des nouveaux composés, généralement à l’aide de formules, et donne la préparation de trois composés représentatifs se situant dans le cadre de l’invention. Les revendications ont été amendées à l’occasion pour tenir compte de différentes oppositions soulevées par l’examinateur qui en étudiait la forme; le 9 avril 1974, elles comprenaient les revendications 9 et 16 qui font l’objet du présent pourvoi. La revendication 16 concerne un seul genre défini par référence à 126 produits et la revendication 9 vise de nombreux autres produits dans ses diverses combinaisons. La divulgation de la demande mentionne spécifiquement les produits auxquels la revendication 16 fait référence.

[Page 1124]

Le 9 avril 1974, l’examinateur du bureau des brevets a rejeté les revendications 9 et 16 pour les motifs suivants:

[TRADUCTION] Ces revendications de produits sont beaucoup trop générales compte tenu de la divulgation qui révèle la préparation de trois seulement des composés revendiqués.

La revendication 16 porte sur 126 produits au total; l’énumération en est simplement tirée de la divulgation. Comme on l’a mentionné précédemment, la préparation de trois seulement de ces produits est explicitée avec une constante physique (point de fusion) et des résultats d’analyse élémentaire (pour deux produits seulement). Il est impossible de prouver que tous ces produits ont été préparés, car ni les méthodes de préparation, ni les constantes physiques ni les résultats d’analyse élémentaire ne sont donnés. La divulgation doit pleinement étayer la revendication (règle 25 adoptée en vertu de la Loi sur les brevets) et lorsqu’une revendication générale de produits revendique 126 produits, la divulgation spécifique de la préparation de trois produits seulement est insuffisante. L’invention revendiquée est loin d’être complètement décrite et cela est en conséquence contraire à le règle 25 adoptée en vertu de la Loi sur les brevets. La préparation de trois composés n’est certainement pas suffisante pour justifier le vaste domaine visé par ces revendications et ne donne pas à la demanderesse le droit de monopoliser le grand nombre de composés qu’elles englobent. Pour revendiquer une large gamme de composés, le mémoire descriptif doit montrer avec une certitude raisonnable que la méthode de préparation divulguée permet de préparer tous les membres du groupe et que ceux-ci ont la même caractéristique (inhiber la vulcanisation prématurée) qui les rend brevetables. Il ne fait aucun doute que des revendications générales de produits doivent s’appuyer pleinement sur un nombre suffisant d’exemples. Un produit ou une espèce donnée ne peuvent être revendiqués s’ils ne sont décrits et explicités spécifiquement dans le mémoire descriptif. L’étendue des revendications de produits 9 et 16 doit se restreindre à ce que la divulgation appuie pleinement.

L’appelante a demandé une révision de la décision de l’examinateur par le commissaire. Celui-ci a référé l’affaire à une commission d’appel des brevets qu’il a constituée et qui devait lui faire rapport. Deux employés de l’appelante ont soumis des affidavits à a Commission et une audition a eu lieu à laquelle l’appelante était représentée.

[Page 1125]

La Commission a remis au commissaire un rapport complet qui comprend l’examen de plusieurs décisions pertinentes. Elle a posé le problème à examiner dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Dans le rejet définitif, deux groupes de revendications (1 à 8) et 9 et 16)) ont été rejetés, mais l’examinateur a subséquemment retiré son opposition aux revendications 1 à 8. La Commission n’a donc à examiner que le rejet des revendications 9 et 16. Les raisons de leur rejet sont entièrement différentes de l’opposition qui avait été formulée contre les revendications 1 à 8 et il n’est nécessaire d’examiner ni les raisons du rejet des revendications 1 à 8 ni pourquoi cette opposition a subséquemment été retirée.

Les revendications 9 et 16 ont été rejetées en vertu de l’article 36 de la Loi sur les brevets et de la règle 25 parce que trop générales, visant un domaine qui va au-delà de ce qui a été inventé. La demanderesse y a revendiqué certains composés chimiques devant être utilisés comme agents de vulcanisation du caoutchouc. Le dossier indique que la demanderesse n’a préparé que trois de ces composés avant le dépôt de la demande (d’autres ont été préparés plus tard), mais ses revendications visent de nombreux composés, et énumèrent spécifiquement 126 produits. Ce que la Commission doit décider est si la demanderesse a le droit de revendiquer une invention aussi générale.

La Commission a cité les motifs qu’a invoqués l’examinateur pour rejeter les revendications 9 et 16, puis a examiné l’exposé écrit de l’appelante. Elle a examiné les décisions pertinentes citées par celle-ci. Ensuite la Commission a dit:

[TRADUCTION] A la jurisprudence sur laquelle l’appelante s’appuie nous ajoutons l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada dans Burton Parsons Chemicals c. Hewlett‑Packard, [1976] 1 R.C.S. 555. En examinant si les revendications de Burton Parsons étaient plus larges que l’invention, M. le juge Pigeon a souligné ce qui suit:

Même si la Cour doit interpréter un brevet comme tout autre document juridique, cette interprétation doit se faire en tenant compte du fait que le destinataire est un homme de l’art, et en tenant compte également du savoir que cet homme est censé posséder (p. 563).

puis plus loin

Il appert de la preuve que cela était manifeste pour tout homme de l’art parce que les propriétés des émulsions et des sels appropriés étaient bien connues (p. 564).

[Page 1126]

Il en ressort clairement qu’il faut tenir compte de ce que des personnes versées dans l’art comprendraient de la divulgation. C’est délibérément que nous employons le terme «personnes» au pluriel. On a déjà vu des experts arriver à des conclusions divergentes. Les recueils de décisions en matière de brevet sont remplis de conflits de ce genre et il peut bien être imprudent de trop s’appuyer sur les opinions d’une, ou même de plusieurs «personnes expérimentées». Il faut établir quelles seraient les opinions de personnes expérimentées «en général». Dans un cas où il y avait pareil conflit d’opinions entre experts (Travers Investment c. Union Carbide, [1965] 2 R.C.É. 126 à la p. 143), M. le juge Gibson a déclaré ce qui suit:

[TRADUCTION] Les experts ne peuvent que peser les probabilités en fonction de leur formation et de leur expérience et avancer leurs hypothèses les plus éclairées, mais c’est la règle de preuve habituelle que la Cour doit appliquer, soit, la balance des probabilités, ou, comme on dit parfois, la prépondérance de la preuve digne de foi.

Nous en venons à la conclusion que la divulgation fournit des instructions suffisantes pour qu’un chimiste expérimenté prépare les composés en utilisant des méthodes antérieurement connues dans ce domaine. Nous reconnaissons aussi que la divulgation a mentionné tous les composés visés par la revendication 16. Il reste à la Commission à résoudre un problème plus difficile, celui de déterminer si les revendications rejetées sont trop générales en ce sens qu’elles visent plus que l’invention réalisée. Nous songeons à des questions comme «les revendications spéculatives» et «les inventions sur papier». La demanderesse, en décrivant complètement quelque chose, s’est conformée à l’exigence de l’article 36, mais est-ce son invention qu’elle a décrite? Nous devons maintenant décider si la demanderesse a complété l’invention avec assez de détails pour qu’on puisse honnêtement dire qu’elle a inventé tous les composés visés par les deux revendications.

L’objection qu’une revendication est trop générale parce qu’elle vise des domaines inconnus et inexplorés où l’applicabilité de l’invention est imprévisible et où de nouvelles expériences créatrices seraient nécessaires, se rencontre le plus souvent dans les arts chimiques, parce que, comme on l’a reconnu, «il n’y a pas de prévision en chimie». (Chipman Chemicals c. Fairview Chemical, [1932] R.C.É. 107 à la p. 115). Bien qu’il puisse s’agir d’une exagération, cela indique que l’extrapolation dans les arts chimiques exige une prudence particulière. Puisque les revendications spéculatives sont imparfaites, il existe d’importantes limites au droit d’un inventeur de revendiquer une généralisation à partir de sa divulgation. Passons maintenant à la jurisprudence qui traite de ces questions.

[Page 1127]

Dans Hoechst c. Gilbert, [1966] R.C.S. 189, une affaire en matière de chimie dans laquelle certains médicaments étaient revendiqués, la Cour suprême du Canada s’est prononcée (à la p. 194) contre les revendications excessives dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Pour contester la validité des brevets en question, l’avocat des intimées a fait valoir que personne ne peut obtenir de brevet valide pour une hypothèse qui n’a été ni prouvée ni testée dans un domaine inexploré. C’est ce que l’appelante a tenté de faire dans la revendication 1 de chacun des brevets. Elle a cherché à englober, pour employer les termes du juge Thurlow, «tous les domaines à radical sulfonyl de la famille qui sont mathématiquement concevables» et en conséquence elle a trop revendiqué, et ce faisant, invalidé la revendication 1 de chaque brevet.» La question a aussi été examinée dans Rhône-Poulenc c. Gilbert, [1968] R.C.S. 950 à la p. 953.

Dans Steel Co. of Canada c. Sivaco Wire and Nail, 11 C.P.R. (2d) 153 à la p. 195, nous trouvons l’expression «simples propositions sur papier» appliquée à des brevets pour des inventions qui n’ont pas encore été réalisées.

Dans B.V.D. c. Canadian Celanese, [1936] R.C.É. 139, à la p. 148, il a été dit qu’avant que l’on puisse invoquer un brevet comme antériorité par rapport à un brevet postérieur «Il faut démontrer que l’invention a été présentée au public de telle façon qu’il soit impossible à quiconque de revendiquer par la suite l’invention comme sienne. De plus, une amélioration, revendiquée comme invention, ne doit pas être rejetée comme non brevetable simplement parce qu’il en existe une vague ébauche dans l’état antérieur de la technique». Il nous semble qu’un corollaire de cela, qui doit être tout aussi valide, est qu’un breveté antérieur ne doit pas avoir le droit de revendiquer une invention qu’il a pu ébaucher ou pressentir sans l’avoir réalisée. La Cour suprême ([1936] R.C.S. 221 à la p. 237) a décidé que le brevet B.V.D. n’était pas valide parce que: «Les revendications vont en fait bien au-delà de l’invention».

Dans Boehringer Sohn v. Bell Craig, [1962] R.C.É. 201, nous trouvons ceci:

[TRADUCTION] «… un brevet qui prétend donner la propriété exclusive de plus que ce que l’inventeur a inventé est aussi contraire à ce que permet la loi…» (p. 239).

et

«…un brevet qui comprend dans son mémoire descriptif une revendication qui revendique plus que ce que l’inventeur a inventé prétend accorder la propriété exclusive de plus que ce que l’inventeur a inventé, et le

[Page 1128]

brevet, du moins en ce qui concerne cette revendication, à mon avis, n’est pas accordé conformément à la loi et en conséquence n’est pas obtenu légalement… une revendication qui n’est pas valide parce qu’elle revendique plus que ce que l’inventeur a inventé se situe hors la loi et on ne doit lui accorder aucune validité ou aucun effet dans la définition du droit de propriété accordé» (p. 241).

M. le juge Thurlow a conclu que la revendication était dans l’espèce trop générale puisqu’elle visait un nombre important de substances dont un nombre limité seulement avait été préparé. La Cour suprême ([1963] R.C.S. 410, à la p. 412) a confirmé sa décision. Évidemment, l’affaire Boehringer Sohn impliquait des substances pharmaceutiques dont les propriétés sont peut-être encore moins prévisibles que celles d’autres substances chimiques et le groupe de composés revendiqués était extrêmement important. Une décision semblable a été rendue dans des circonstances comparables dans Hoechst v. Gilbert, [1964] 1, R.C.É. 710 et [1966] R.C.S. 189, où la preuve indiquait que quelque 700 membres de la famille avaient été synthétisés, et dans Re May and Baker (1948), 65 R.P.C. 255, (1949), 66 R.P.C. 8 et (1950), 67 R.P.C. 23. La Cour suprême, dans l’arrêt Hoechst, s’est dit d’avis que «personne ne peut obtenir un brevet valide pour une hypothèse qui n’a été ni prouvée ni testée dans un domaine inexploré». On a également étudié les dangers de trop revendiquer dans Société Rhône-Poulenc v. Ciba (1967), 35 F.P.C. 174 aux pp. 201 à 205 et [1968] R.C.S. 950 où une revendication générale a été jugée non valide parce que personne n’avait jamais préparé ou testé la plupart des substances de la famille.

La Commission a aussi examiné l’application de la décision Burton Parsons de cette Cour, en ces termes:

[TRADUCTION] «La demanderesse s’est aussi référée à l’arrêt Burton Parsons de la Cour suprême mentionné plus haut dans les parties de la décision préparées avant le dépot de son exposé le plus récent. Il faut traiter avec prudence une extension de l’arrêt Burton Parsons à l’espèce. Celle-ci concernait des combinaisons formées de composés connus, alors que dans l’espèce ce sont des composés entièrement nouveaux qui n’ont jamais été utilisés antérieurement à quelque fin que ce soit qui nous concernent. L’invention dans Burton Parsons concernait le choix de sels connus, dotés de propriétés connues et leur incorporation à une crème pour électrocardiographes. Il est beaucoup plus facile de prévoir comment réagiront des composés connus lorsque l’on connaît déjà leurs propriétés. Nous nous reportons à la p. 105 de l’arrêt:

[Page 1129]

Il appert de la preuve que cela (les sels à utiliser) était manifeste pour tout homme de l’art parce que les propriétés des émulsions et des sels appropriés étaient bien connues. Seule le combinaison était nouvelle. (C’est moi qui souligne.)

La Commission a ensuite examiné l’affaire Olin Mathieson Chemical Corporation v. Biorex Laboratories Limited[12] en citant le passage suivant (à lap. 193):

[TRADUCTION] Où donc doit-on tracer la ligne entre une revendication qui va au-delà de l’objet et une qui coïncide avec lui? A mon avis, sir Lionel a correctement tracé cette ligne lorsqu’il a fort utilement déclaré, dans les termes cités plus haut, que cela dépend s’il est possible de faire une prédiction valable. S’il est possible pour le breveté de faire une prédiction valable et de formuler une revendication qui ne dépasse pas les limites à l’intérieur desquelles la prédiction demeure valable, il en a alors le droit.

La Commission en est arrivée à la conclusion suivante:

[TRADUCTION] «Ce dernier alinéa énonce succinctement ce que nous avons pu extraire de la jurisprudence analysée précédemment. A notre avis un demandeur doit pouvoir revendiquer en termes génériques un groupe de substances semblables, sans qu’il soit nécessaire qu’elles aient toutes été préparées ou testées, lorsqu’il est raisonnablement possible de faire une prédiction valable pour ce domaine. Dans certains cas le domaine peut être assez vaste, dans d’autres, très restreint. Cela dépend dans une large mesure de l’état antérieur de l’art, en partie de la nature de l’invention et en partie de l’étendue du domaine que le demandeur lui-même a explorée. De plus, lorsque pareille exploration est nécessaire, il doit avoir exploré le domaine avant de déposer sa demande de brevet. Sinon l’invention était spéculative au moment du dépôt et n’a été complétée que subséquemment.

Appliquant ce principe à la demande en l’espèce, nous n’avons aucune hésitation à recommander que le rejet de la revendication 9 dans sa forme actuelle soit confirmé. Elle est extrêmement générale, vise un nombre important de composés, et nous sommes d’avis qu’elle va au-delà de la prédiction raisonnable. Tous les composés qu’elle vise sont nouveaux et nous ne sommes pas convaincus que trois exemples spécifiques soient suffisants pour fonder adéquatement l’étendue de la revendication. La nature du radical imide, R1, doit être beaucoup mieux définie et délimitée. Elle doit être restreinte quant à sa configuration à la seule famille des radicaux imides

[Page 1130]

spécifiés, qui, comme le laisse raisonnablement supposer la divulgation, sont à l’origine des propriétés qui rendent les composés utiles comme inhibiteurs de vulcanisation. Nous avons à l’esprit quelque chose qui se rapproche davantage de l’étendue des revendications du brevet américain correspondant, n° 3775428.

C’est pour des raisons différentes que la revendication 16 est trop générale. En y énumérant des composés spécifiques la demanderesse prétend les avoir inventés. La preuve démontre qu’elle n’en a préparé et décrit en détails que trois seulement. Il s’agit en fait d’une revendication de quelque chose qui n’a pas encore été inventé. Si on lui en donne le temps, un chimiste ou n’importe qui versé en nomenclature chimique peut nommer tous les composés compris dans n’importe quel genre. Pareil «graphite sur cellulose» ou invention théorique sur papier ne mérite pas, à notre avis, un brevet, et c’est pourquoi nous en recommandons le rejet. Seule la revendication restreinte aux trois composés réellement préparés doit être considérée acceptable.

Le commissaire des brevets a souscrit aux recommandations de la Commission.

L’appelante a interjeté appel sans succès à la Cour d’appel fédérale. Voici les motifs de cette cour:

Nous sommes tous d’avis que le commissaire des brevets n’a pas commis d’erreur en confirmant son refus d’accorder un brevet à l’égard des revendications 9 et 16 de la demande de l’appelante. Le motif que la divulgation de la demande de l’appelante ne suffit pas à appuyer la revendication d’une gamme aussi vaste de nouveaux composés, justifie à lui seul le refus. Nous renvoyons au raisonnement du juge en chef Jackett dans Leithiser c. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd. 17 C.P.R. (2d) 110, suivant lequel pour se conformer pleinement et explicitement au paragraphe 36(1), il faut fournir un mémoire descriptif qui indique au public en quoi consiste l’invention et comment l’utiliser, et qui expose comment fabriquer le produit que l’on prétend avoir inventé. La revendication 9 couvre un grand nombre de composés. La revendication 16, comme le produit de la revendication 9, revendique quelque 126 composés spécifiques distincts. Le mémoire descriptif fournit des détails pour seulement trois de ces composés spécifiques. Une lecture attentive de ces détails montre clairement que, pour être en mesure d’utiliser l’invention, un chimiste expérimenté a besoin d’instructions précises et détaillées (différentes à de nombreux égards dans chaque cas). Ces instructions sont absentes du mémoire descriptif, sauf en ce qui concerne les trois composés spécifiques mentionnés précédemment.

[Page 1131]

De plus, le commissaire était fondé à évaluer l’opinion des experts sur la question de savoir si on pouvait à juste titre ou raisonnablement prévoir que tous les composés seraient utiles, et à arriver à une conclusion ou opinion contraire sur la base de la conclusion et de la recommandation de ses propres conseillers qui constituent l’organisme chargé de l’examen des brevets.

L’appelante a interjeté appel, avec autorisation, à cette Cour.

J’ai longuement cité les motifs et les conclusions de la Commission d’appel des brevets parce qu’à mon avis, ils démontrent qu’elle était pleinement consciente des principes juridiques qu’elle devait appliquer en prenant la décision qu’on lui demandait et a correctement posé le problème. La Commission, dès le départ, a pris note du rejet des revendications 9 et 16 par l’examinateur parce qu’elles étaient trop générales. L’appelante revendiquait certains composés chimiques devant servir d’agents de vulcanisation du caoutchouc. Le dossier indiquait que trois seulement de ceux-ci avaient été préparés avant le dépôt de la demande, mais les revendications couvraient de nombreux composés et énuméraient spécifiquement 126 produits. La Commission a alors posé le problème en ces termes:

[TRADUCTION] Ce que la Commission doit décider est si la demanderesse a le droit de revendiquer une invention aussi générale.

La Commission a reconnu que la divulgation contenait des instructions suffisantes pour qu’un chimiste expérimenté puisse préparer les composés en utilisant des méthodes antérieurement connues dans l’art, mais elle a poursuivi en disant qu’elle devait décider «si la demanderesse a complété l’invention avec assez de détails pour qu’on puisse honnêtement dire qu’elle avait inventé tous les composés visés par les deux revendications».

La Commission a énoncé le critère qu’il fallait appliquer pour déterminer l’utilité de tous les composés compris dans les revendications. Il s’agit de savoir s’il était possible pour le breveté de faire une prédiction valable et de formuler une revendication qui ne dépasse pas les limites à l’intérieur desquelles la prédiction demeure valable. La Commission a appliqué le critère et conclu que le nombre

[Page 1132]

important de composés compris dans la revendication 9 dépasse le champ de prédiction raisonnable.

Il s’agit là d’une conclusion de fait à laquelle la Commission en est arrivée après examen de la preuve soumise et qui est fondée sur une interprétation correcte du droit. C’est aussi le cas de la conclusion quant à la revendication 16 qui, a dit la Commission, en énumérant 126 composés, prétend les avoir inventés. Il s’agit d’une revendication de quelque chose qui n’avait pas encore été inventé.

L’appelante prétend que la Commission était obligée d’accepter la preuve contenue dans les affidavits des experts, en l’absence d’une preuve spécifique en sens contraire. La Commission cependant, n’était pas dans la position d’un tribunal qui doit statuer sur les droits de parties à un litige. Il n’y avait pas lis. La tâche de la Commission, agissant pour le compte du commissaire, était de décider si l’appelante, compte tenu des documents qu’elle avait produits, avait droit à l’invention revendiquée. Celui-ci et la Commission avaient le droit d’examiner ces documents et de faire usage de leur savoir et de leurs connaissances techniques pour en arriver à une conclusion.

La Cour d’appel, dans le dernier alinéa de son arrêt, a statué que le commissaire avait le droit de peser l’opinion d’experts quant à savoir si l’on pouvait faire une prédiction valable et raisonnable que tous les composés seraient utiles, et d’en arriver à une décision ou opinion contraire en se fondant sur la conclusion et la recommandation de ses propres conseillers agissant comme Commission d’appel des brevets.

Il y a donc des conclusions de fait concordantes sur ce point et je ne vois aucune raison de les modifier sur le pourvoi interjeté à cette Cour.

L’appelante, quant à la première partie de l’arrêt de la Cour d’appel, prétend que la Cour a substitué sa propre opinion fondée sur une lecture du brevet, et a rejeté l’appel en se fondant sur une conclusion de fait contraire à celle de la Commission. Il est exact que dans le premier alinéa de ses motifs elle dit ceci:

Le motif que la divulgation de la demande de l’appelante ne suffit pas à appuyer la revendication d’une

[Page 1133]

gamme aussi vaste de nouveaux composés, justifie à lui seul le refus.

Ce faisant, la Cour paraît adopter la position prise par l’examinateur lorsqu’il a refusé d’accepter la demande pour les revendications 9 et 16. Cependant, la Cour ne nie aucunement les conclusions auxquelles sont arrivés la Commission et le commissaire et adopte leur raisonnement dans le dernier alinéa de l’arrêt.

Je fonde ma conclusion sur le motif que la Commission et le commissaire n’ont commis aucune erreur de droit et qu’ils avaient le droit d’arriver aux conclusions de fait que la Cour d’appel a confirmées.

Aussi, à mon avis, cette Cour ne doit pas infirmer leur décision.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges MARTLAND et DICKSON étant dissidents.

Procureur de l’appelante: Donald F. Sim, Toronto.

Procureur de l’intimé: Roger Tassé, Ottawa.

[1] (1977), 34 C.P.R. (2d) 1.

[2] [1976] 1 R.C.S. 555.

[3] [1974] R.C.S. 1336.

[4] [1970] R.P.C. 157.

[5] [1968] R.C.S. 950.

[6] [1939] R.C.S. 245.

[7] [1977] 1 R.C.S. 456.

[8] [1978] 2 R.C.S. 719.

[9] [1979] 1 R.C.S. 684.

[10] [1977] 1 R.C.S. 536.

[11] [1967] 2 Q.B. 864.

[12] [1970] R.P.C. 157.


Parties :

Demandeurs : Monsanto Company
Défendeurs : Commissaire des brevets

Texte :

Cour suprême du Canada

Monsanto Company c. Commissaire des brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108

Date: 1979-06-28

Monsanto Company Appelante;

et

Le commissaire des brevets Intimé.

1979: 12 février; 1979: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Proposition de citation de la décision: Monsanto Company c. Commissaire des brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108 (28 juin 1979)

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Origine de la décision

Date de la décision : 28/06/1979
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