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§ Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets, [1982] 2 R.C.S. 536 (2 novembre 1982)

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Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Numérotation :

Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-11-02;.1982..2.r.c.s..536 ?

Analyses :

Brevets - Invention - Composés chimiques mélangés h un adjuvant - Découverte d’un usage nouveau h des composés déjà connus - Compositions faites de composés nouveaux - Revendication portant sur les compositions - Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 2, 36, 4l.

L’appelante a demandé un brevet pour certaines compositions chimiques comportant des composés chimiques mélangés à un adjuvant. L’«invention» consiste en la découverte de l’utilité de ces composés, connus et nouveaux, comme régulateurs de la croissance végétale. L’examinateur a rejeté la demande de l’appelante et le commissaire des brevets et la Cour d’appel fédérale ont confirmé sa décision. Le présent pourvoi soulève plusieurs questions, dont: (1) celle de savoir si un usage nouveau d’un composé déjà connu est brevetable, (2) celle de savoir si l’appelante a le choix de demander un brevet sur les compositions plutôt que sur les composés nouveaux et (3) celle de savoir si la revendication des compositions contrevient à l’art. 36 de la Loi sur les brevets.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L’idée de l’appelante de trouver un usage nouveau à des composés déjà connus — qui est réalisable en pratique et a une valeur commerciale indéniable — est une invention au sens de l’art. 2 de la Loi sur les brevets. Rien dans la Loi, pas même l’art. 36, n’interdit de formuler une revendication visant ces compositions qui constituent la réalisation pratique d’une connaissance nouvelle.

La revendication relative aux compositions de composés nouveaux est aussi brevetable. L’octroi d’un brevet quant aux composés uniquement ne conférerait pas suffisamment de protection à l’appelante pour l’idée d’utiliser des composés dotés d’une structure chimique particulière en tant que régulateurs de croissance végétale. Le mélange des composés aux adjuvants appropriés est nécessaire à la réalisation pratique de l’idée. Il y a donc

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une activité inventive dans le fait de mélanger des composés à des supports appropriés pour leur application aux plantes. De plus, ces revendications relatives à la composition ne sont pas visées par les restrictions de l’art. 41 (applicables aux produits destinés à l’alimentation ou à la médication) et il n’y a pas de revendication relative aux composés.


Parties :

Demandeurs : Shell Oil Co.
Défendeurs : Commissaire des brevets

Texte :

Cour suprême du Canada

Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets, [1982] 2 R.C.S. 536

Date: 1982-11-02

Shell Oil Company Appelante;

et

Le Commissaire des brevets Intimé.

N° du greffe: 16392.

1982: 30, 31 mars; 1982: 2 novembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1980), 54 C.P.R. (2d) 183, 36 N.R. 1, qui a rejeté l’appel de l’appelante à l’encontre de la décision du commissaire des brevets qui rejetait sa demande de brevet. Pourvoi accueilli.

Russel S. Smart, c.r., et T.R. Kelly, pour l’appelante.

Eric Bowie, c.r., pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE WILSON — L’appelante a demandé un brevet pour certaines compositions chimiques comportant des composés chimiques mélangés à un adjuvant. Un adjuvant est simplement une substance qu’on ajoute à une formule pour favoriser l’action de la composante principale. Certains de ces composés sont nouveaux et non encore brevetés; d’autres sont déjà connus. Les composés nou-

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veaux avaient d’abord été inclus dans la demande de brevet, mais l’appelante a retiré la revendication qui les vise.

L’appelante décrit son invention comme [TRADUCTION] «la découverte surprenante que des composés possédant une structure chimique spécifique ont des propriétés utiles comme régulateurs de croissance végétale».

Elle décrit plus amplement sa découverte dans sa demande de brevet:

[TRADUCTION] On a découvert que certains acides éthane-sulfiniques et esters ou dioesters desdits acides et certains éthanes-sulfinamides peuvent servir à contrôler ou à modifier la croissance végétale ou les deux à la fois. Selon certaines variables comme l’espèce de plantes traitées, la maturité de la plante au moment du traitement, la quantité et la concentration de régulateurs de croissance employés, le composé spécifique employé et la formulation utilisée, ces composés ont une grande variété de propriétés utiles comme régulateurs de croissance quand on les applique à proximité de la plante. Certains effets des régulateurs de croissance végétale qu’on a observés comprennent la stimulation du mûrissement hâtif et plus uniforme des fruits, l’abscission des feuilles ou l’accélération de celle-ci, la floraison, l’accélération de la germination des tubercules et des graines, l’élimination de la dominance apicale qui cause la germination de boutons latéraux, la formation accrue de cellules initiales de racines sur les plants de tomates, l’épinastie des feuilles de tomates et le nanisme des plantes. Il faut se rendre compte que les effets biologiques de ce genre, tirés du procédé inventé, peuvent fournir, dans la pratique de la culture, en agriculture, un moyen précieux d’augmenter la productivité des récoltes, de réduire aussi le temps et les ressources nécessaires à la production des récoltes.

L’appelante reconnaît qu’une fois ces propriétés découvertes, il n’y a pas d’innovation à mélanger ces composés à des adjuvants appropriés. Elle reconnaît d’ailleurs que ces adjuvants sont des supports inertes communément utilisés dans les compositions applicables aux plantes. L’appelante souligne que l’invention consiste en la découverte de l’utilité de ces composés, déjà connus et nouveaux, comme régulateurs de la croissance végétale et c’est ce qu’elle veut protéger par un brevet à l’égard de ses compositions chimiques.

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L’examinateur a rejeté sa demande et le commissaire des brevets a confirmé ce rejet. La Cour fédérale a rejeté l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la décision du commissaire. Il est manifeste que les trois juges ont estimé applicable à la demande le principe exprimé dans l’arrêt Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49, et appliqué dans Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd. (1970), 64 C.P.R. 14 (C. de l’É.), confirmé par [1974] R.C.S. 1336, et Agripat S.A. v. Commissioner of Patents (1977), 52 C.P.R. (2d) 229. Il est donc nécessaire d’analyser ces jugements en détail.

Dans l’affaire Farbwerke Hoechst, la requérante demandait un brevet pour des compositions antidiabétiques consistant en composés antidiabétiques dilués dans un support. Elle possédait déjà un brevet sur les composés. Le commissaire a rejeté la demande pour deux motifs:

(1) la requérante n’a droit qu’à un seul brevet pour une invention et les revendications relatives à la composition ne se distinguent pas, pour ce qui est du caractère inventif, des revendications relatives aux composés pour lesquels un brevet a déjà été accordé; et

(2) les revendications ont trait à des substances préparées grâce à un procédé chimique à des fins médicales et sont interdites en vertu du par. 41(1) de la Loi sur les brevets parce qu’elles constituent une tentative de protéger une substance autrement que par le procédé brevetable en vertu duquel elle est produite.

L’appelante a interjeté appel à la Cour de l’Échiquier qui a accueilli l’appel parce que même si le mélange était destiné à servir comme médicament, il s’agissait d’une substance nouvelle qui n’était ni préparée ni produite par un procédé chimique. La Cour a conclu que les compositions antidiabétiques étaient nouvelles et utiles et par conséquent brevetables. Elle a aussi conclu que les compositions n’étaient pas le fruit d’activité inventive. Le commissaire a interjeté appel à la Cour suprême du Canada. Cette Cour a statué qu’en

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réalité, la demanderesse demandait un brevet pour un médicament à l’égard duquel elle détenait déjà un brevet; mais que la seule différence était qu’elle demandait de le breveter dans une forme diluée. Elle a conclu que l’addition d’un support inerte au composé original n’était rien d’autre que de la dilution et qu’il n’en résultait pas une invention différente du composé lui-même. Voici un passage des motifs du juge Judson, aux pp. 53 et 54:

[TRADUCTION] Mélanger une substance chimique brevetée à un support n’est pas nouveau et ce n’est pas le résultat d’une activité inventive. C’est bien sûr, comme le conclut le Président, une substance mais c’est encore une substance identique sous tous rapports, sauf la dilution, à une substance produite par un procédé chimique pour lequel un brevet a été accordé en vertu du par. 41 (1) de la Loi sur les brevets.

La décision portée en appel a une très grande importance pratique. Elle vise la forme plutôt que la substance. La revendication d’une composition pharmaceutique semblable à celle du présent appel, est exempte des restrictions imposées par le par. 41(1), et la personne ayant obtenu un brevet de cette façon pourrait faire valoir ces revendications contre quiconque utilise l’ingrédient pharmaceutique actif constituant la substance de l’invention, indépendamment de son procédé de production.

Le juge Judson cite et confirme les extraits suivants des motifs du commissaire [aux pp. 54 et 55]:

[TRADUCTION] L’aspect essentiellement inventif des compositions revendiquées réside dans le composé chimique médicalement actif et non dans le fait qu’il soit lié à un support. Il est d’usage général dans l’art médical d’ajouter à un composé actif un agent de dilution ou de support approprié parce qu’un tel composé n’est généralement pas utilisable pure.

Dans le cas présent, il n’est pas question d’une deuxième invention qui comporterait la découverte d’un support nouveau et spécial lequel donnerait des propriétés inattendues, nouvelles et spéciales aux compositions. Permettre la revendication d’un médicament mélangé à un support dans sa forme pure plutôt que dans sa forme liée au procédé voudrait dire qu’on pourrait breveter tous les nouveaux médicaments indépendamment des restrictions de l’article 41 dans la seule forme pratique où ils peuvent servir. Cela aurait évidemment pour effet de contourner l’objet de l’article lui-même.

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La Cour de l’Échiquier a appliqué, dans Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd., précité, l’arrêt Farbwerke Hoechst. On y demandait un brevet pour la thioridazine et des compositions pharmaceutiques contenant de la thioridazine. Le juge Thurlow rejette la demande pour les compositions dans les termes suivants, à la p. 35:

Je constate donc que la découverte de l’utilité de la thioridazine et de l’utilité de la technique chimique pour la produire représente une invention brevetable. D’autre part, j’estime également que les compositions pharmaceutiques constituées d’une quantité thérapeutiquement acceptable de thioridazine associée à un véhicule ne sont pas des inventions de quelque nature que ce soit et seule la thioridazine peut-être considérée comme une invention.

Plus bas, à la même page, il ajoute:

Ces revendications, à mon avis, ne peuvent constituer des revendications en ce qui concerne toute étape inventive impliquée dans le mélange d’une substance à un véhicule puisqu’une telle étape n’implique aucune invention. Voir Comm’r Pat. c. Farbwerke Hoechst A.G., 41 C.P.R. 9, [1964] R.C.S. 49, 25 Fox Pat. C. 99. Elles ne peuvent pas constituer des revendications en ce qui concerne l’invention de la thioridazine elle-même à la fois parce que les revendications 1 à 9 représentent toute l’étendue de la protection à laquelle la défenderesse a droit pour cette invention et parce que dans le contexte de toutes les revendications elles ont tendance à aller plus loin que la protection à laquelle la défenderesse a droit, telle qu’elle est définie à l’article 46 de la Loi sur les brevets, pour l’invention de la thioridazine et pour monopoliser, indépendamment des autres revendications, les compositions contenant de la thioridazine, et ainsi de restreindre l’utilisation de la thioridazine d’une façon particulière même par quelqu’un qui peut en avoir possession légale par licence expresse ou sous‑entendue ou obligatoire.

En Cour suprême du Canada, le juge Pigeon a confirmé l’invalidation par le juge Thurlow des revendications relatives à la composition parce qu’il n’y avait pas de démarche inventive dans le mélange d’un composé pharmaceutique à un support approprié.

Dans Re Application No. 132,421 [Agripat] (1976), 52 C.P.R. (2d) 220, le commissaire a rejeté une demande de brevet pour des compositions insecticides en application des arrêts Farbwerke Hoechst et Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz

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Patents Ltd. Il a accueilli la demande pour le composé insecticide mais l’a rejetée quant à la composition mélangée à un adjuvant. La Cour d’appel fédérale a confirmé sa décision (Agripat S.A. v. Commissioner of Patents (1977), 52 C.P.R. (2d) 229), le juge Heald y dit ceci dans des motifs très brefs:

[TRADUCTION] Nous sommes tous d’avis qu’aucun motif valable ne permet de distinguer la présente espèce des arrêts Com’r of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning (1963), 41 C.P.R. 9, [1964] R.C.S. 49, 25 Fox. Pat. C. 99, Sandoz Patents Ltd. c. Gilcross Ltd. et al. (1972), 8 C.P.R. (2d) 210, 33 D.L.R. (3d) 451, [1974] 2 R.C.S. 1336, et Rohm & Haas Co. c. Com’r of Patents (1959), 30 C.P.R. 113, [1959] C. de l’É. 153, 18 Fox. Pat. C. 140. Le commissaire a, à notre avis, correctement interprété et appliqué les principes énoncés dans ces arrêts dans la mesure où ils sont applicables aux revendications 5 à 11 des présentes.

L’avocat de l’appelante a fait valoir un certain nombre d’arguments en fonction de ces arrêts. Il soutient qu’ils signifient qu’il n’y a pas d’activité inventive à mélanger un composé à un support. En conséquence, on ne peut demander de brevet pour des compositions qui contiennent des composés qui font eux-mêmes l’objet d’une revendication ou pour lesquels un brevet a déjà été accordé. Toutefois selon l’avocat, l’appelante en l’espèce ne demande pas un brevet pour les composés. Elle a retiré sa demande à leur égard. Les arrêts précités ne constituent donc pas un obstacle à sa demande de brevet pour les compositions, même si le procédé de mélange n’est le fruit d’aucune activité inventive. En réalité, l’avocat de l’appelante soutient que celle-ci peut choisir de demander un brevet pour les composés eux-mêmes ou pour les compositions dans lesquelles ils entrent. Il reconnaît que ce choix n’est pas possible dans le cas de demandes assujetties à l’art. 41 de la Loi sur les brevets, c.-à-d. des demandes à propos de substances destinées à l’alimentation ou à la médication parce que les revendications à l’égard de ces substances doivent avoir trait à un procédé. Comme le juge Judson l’a signalé dans l’affaire Farbwerke Hoechst, il serait trop facile de contourner l’article si on pouvait obtenir un brevet à l’égard des compositions. Le requérant ne serait alors pas tenu d’identifier le procédé par lequel

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l’ingrédient actif de la composition, c.-à-d. le composé, est produit et le breveté obtiendrait l’exclusivité à l’encontre de quiconque produirait le même composé par quelque procédé que ce soit.

L’appelante soutient cependant que les compositions visées par la présente demande n’ont rien à voir avec l’alimentation ou la médication et en conséquence ne sont pas visées par l’art. 41. Il n’est pas nécessaire que les composés contenus dans la composition visée par la présente demande soient liés à un procédé. On ne force pas le sens de l’art. 41 en accordant un brevet à l’égard de ces compositions. L’appelante soutient qu’en droit des brevets, il n’y a ni principe général ni jurisprudence portant que l’on ne peut revendiquer comme invention réalisable les compositions formées de nouveaux composés dotés de propriétés utiles et mélangés à des supports conventionnels lorsque l’invention n’est pas assujettie aux restrictions juridiques de l’art. 41. L’appelante souligne que l’invention revendiquée en l’espèce ne porte pas sur les substances elle-mêmes, mais sur la découverte qu’elles ont des propriétés utiles comme régulateurs de croissance végétale. L’avocat soutient qu’il importe peu dans ce cas que les composés soient anciens ou nouveaux, la démarche inventive tient à l’utilisation et non à la fabrication.

L’appelante invoque l’arrêt Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 R.C.S. 555, pour étayer sa prétentation que l’art. 41 de la Loi sur les brevets ne s’appliquent pas en l’espèce. Dans l’affaire Burton Parsons, la requérante voulait faire breveter une crème utilisée dans la prise d’électrocardiogrammes et son procédé de fabrication. L’utilité de cette crème était de fournir un bon contact électrique entre les électrodes de l’appareil et le corps du patient. La crème comportait une émulsion aqueuse contenant suffisamment de sel très ionisable, environ 5 pour 100 de sel ordinaire, pour assurer une bonne conductibilité électrique. Le commissaire avait délivré un brevet, mais la Cour d’appel a déclaré les revendications nulles pour le motif que certaines de ces combinaisons ne pouvaient pas servir, puisqu’elles étaient incompatibles avec la peau normale de l’être humain. La demande de brevet était donc trop générale et il fallait la rejeter.

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En Cour suprême du Canada, le juge Pigeon a accueilli le pourvoi et déclaré les revendications valides. Il indique qu’en vertu de l’art. 36 de la Loi, le mémoire descriptif doit être rédigé de manière à permettre à «toute personne versée dans l’art ou de la science dont relève l’invention» de préparer la substance en cause et toute personne versée dans l’art saurait qu’il faut éviter les substances toxiques dans la préparation de cette crème. Le juge Pigeon aborde ensuite la contestation fondée sur le par. 41(1) de la Loi et en particulier la question de savoir si cette crème est «une substance préparée ou produite par des procédés chimiques et destinée à l’alimentation ou à la médication». Il a conclu que même si la plupart des substances, qui, d’après le brevet, conviennent à la préparation de la crème, sont manifestement des «produits chimiques» au sens ordinaire de ces mots, la crème elle-même n’est pas destinée à la médication au sens de l’art. 41. Selon lui l’article ne s’appliquait donc pas.

L’appelante soutient qu’on ne peut invoquer l’arrêt Agripat, qui applique l’art. 41 de la Loi à un insecticide, vu l’avis exprimé par le juge Pigeon dans l’arrêt Burton Parsons sur la portée de l’article. Rien dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale n’indique qu’elle ait le moindrement envisagé la question.

Bien que l’arrêt Burton Parsons aide certainement l’appelante pour ce qui est de l’applicabilité de l’art. 41, je ne crois pas qu’il lui soit d’un secours quelconque, bien qu’elle le prétende, pour ce qui est des compositions contenant les composés déjà connus. Il semble assez clair que, dans l’affaire Burton Parsons, l’activité inventive se trouve dans la combinaison elle‑même. Comme il y avait une réaction chimique dans l’émulsifiant, il n’y avait pas de contravention au par. 36(2). Cela à mon sens différencie l’arrêt Burton Parsons des arrêts Farbwerke Hoechst et Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd. dans lesquels l’activité inventive se trouve dans les composés seulement et où leur seule dilution dans un support inerte ne constitue pas une autre invention.

L’appelante invoque également, pour ce qui est des compositions contenant des composés déjà

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connus, l’arrêt de cette Cour Commissioner of Patents c. Ciba Ltd., [1959] R.C.S. 378. Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si l’application d’une méthode connue à des matériaux connus qui donne un composé nouveau et utile est brevetable. Le juge Martland, rendant jugement de la Cour, a statué qu’elle l’était, appliquant par là la décision du juge Jenkins dans In re May & Baker Limited and Ciba Ltd. (1948), 65 R.P.C. 255. On a prétendu, dans l’affaire May & Baker, qu’il n’y avait pas d’activité inventive en cause. Le juge Jenkins a rejeté cette prétention de la façon suivante, à la p. 279:

[TRADUCTION] Une fois admis que les méthodes décrites au mémoire descriptif sont elles-mêmes connues, ce qui est reconnu au mémoire lui-même, il est manifeste que les intimés ne pouvaient revendiquer de nouveauté à leur égard que dans la mesure où elles faisaient partie de tout le procédé qui consiste à les appliquer aux classes de matériaux décrits au mémoire de façon à produire les substances nouvelles visées par les revendications. Si tout le procédé était en réalité nouveau, dans le sens que personne ne l’avait fait ou envisagé auparavant, et que les nouvelles substances produites n’avaient jamais été produites ou projetées auparavant, alors, en présumant qu’il y a un objet, comme il y a lieu de le faire dans l’examen de la nouveauté, je crois que l’objection fondée sur l’absence de nouveauté doit être rejetée.

Plus loin, à la p. 295, il dit encore:

[TRADUCTION] Or, il me semble qu’en étudiant cette question, on doive commencer par déterminer qu’elle est la caractéristique de l’activité inventive à laquelle l’invention revendiquée dans le mémoire non modifié devrait sa validité comme invention s’il était valide. Si les conclusions que j’ai énoncées ci-dessus sont correctes quant à l’objet, la simple fabrication de nouvelles substances par des méthodes connues à partir de matériaux connus ne comporte ni activité inventive, ni élément de découverte.

Ce qui est absolument nécessaire pour faire passer un procédé de cette sorte de simple exercice de laboratoire à l’état d’invention brevetable, c’est la présence de certaines qualités utiles dans les substances produites qui n’aient pas déjà été découvertes. En supposant que les substances produites possèdent certaines qualités utiles qui n’avaient pas été découvertes jusque là, par exemple une valeur insigne comme remède, alors, bien que les méthodes soient connues et les matériaux aussi, l’application de ces méthodes à ces matériaux pour produire

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ces nouvelles substances peut équivaloir à une véritable invention parce que la découverte que ces matériaux précis et déjà connus produisent non seulement ces nouvelles substances quand on les mélange au moyen de ces nouvelles méthodes mais produisent aussi, sous la forme de ces nouvelles substances, des médicaments d’une grande valeur.

Je crois qu’il s’ensuit nécessairement que la désignation des matériaux choisis (par hasard ou par habileté) par le prétendu inventeur pour la production de ces nouvelles substances est de l’essence de son invention. Il doit pouvoir, si l’on veut, être en mesure de réfuter les critiques en disant: «Vous prétendez qu’il n’y a pas de mérite à combiner les substances connues A et B pour produire la nouvelle substance C, parce que tout chimiste aurait pu, en se servant des manuels, faire la même combinaison et savoir qu’en vertu des principes de chimie la substance C en sortirait. Mais mon grand secret, ma découverte, consiste en ce que la combinaison des substances connues et précises A et B produit non seulement une nouvelle substance qui correspond au principe de la chimie (qui était à prévoir en vertu de la théorie chimique) mais produit, sous forme de la substance C, un remède de grande valeur.»

Appliquant ce raisonnement à l’affaire Ciba, le juge Martland conclut, à la p. 383:

[TRADUCTION] Est-ce un nouveau procédé? Y a-t-il absence de nouveauté parce que le procédé consiste en une réaction standard, classique, faite avec des composés connus? A mon avis, le procédé en cause ici est nouveau parce que l’idée de faire réagir ces composés précis pour obtenir un produit utile est nouvelle. Un procédé signifie l’application d’une méthode à une ou plusieurs substances. La méthode peut être connue et les substances aussi, mais l’idée de les appliquer l’une à l’autre pour produire un composé nouveau et utile peut être nouvelle et, en l’espèce, je crois qu’elle l’était.

Il est intéressant de signaler que, dans l’affaire Ciba, l’avocat du commissaire a voulu établir une distinction entre cette affaire-là et l’affaire May & Baker parce que cette dernière était régie par le droit anglais des brevets qui ne comporte pas de disposition équivalente à la définition d’«invention» qui se trouve à l’art. 2 de la Loi canadienne. Il a soutenu que le droit anglais ne fait pas de distinction entre «procédé» et «produit», mais que la jurisprudence canadienne fait nettement cette distinction dans les arrêts: Continental Soya Co. c. J.R. Short Milling Company (Canada) Ltd., [1942] R.C.S. 187; Commissioner of Patents c. Winthrop

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Chemical Co., [1948] R.C.S. 46 et F. Hoffmann-Laroche & Co. c. Commissioner of Patents, [1955] R.C.S. 414. L’avocat a donc soutenu qu’en vertu du droit canadien, une «invention» doit être un procédé ou un produit, mais non les deux, et que le procédé ou le produit doit répondre aux conditions fixées dans la loi pour qu’il puisse donner lieu à un brevet. Le juge Martland semble avoir accepté cette analyse du droit canadien des brevets, mais conclut quand même que les revendications en cause dans l’affaire Ciba ont trait à un procédé et qu’elles divulguent effectivement une invention parce qu’elles produisent des composés à la fois nouveaux et utiles. En l’espèce, l’avocat du commissaire invoque la distinction entre «procédé» et «produit» et affirme que la présente invention, pour ce qui est des compositions contenant de nouveaux composés, porte uniquement sur les composés, c.-à-d. qu’elles sont des revendications de produit. Il expose que l’appelante admet qu’il n’y a pas d’activité inventive à mélanger ces produits aux adjuvants appropriés. Les revendications relatives à la composition ne peuvent donc pas, selon lui, être préférées aux revendications relatives aux composés. Contrairement à l’affaire Ciba, on ne peut considérer les revendications relatives aux compositions de composés nouveaux comme des revendications relatives à un procédé parce que l’activité inventive s’arrête aux composés eux-mêmes.

Il me semble qu’aucun de ces précédents ne vise directement le point central de l’espèce, même s’ils sont utiles pour établir le cadre jurisprudentiel qui doit servir à résoudre la question. L’appelante a découvert que certains composés de structure chimique spécifique ont des propriétés utiles à titre de régulateurs de la croissance végétale. Même si certains de ces composés étaient déjà connus, leur utilité à cette fin particulière ne l’était pas. Le nouvel usage de ces composés déjà connus est en conséquence «l’invention» de l’appelante à cet égard. Pour s’en servir à cette fin, elle les a mélangés à des adjuvants appropriés en vue de les appliquer à des plantes. L’appelante a produit d’autres composés qui ont la même structure chimique et qui sont, par conséquent, de nouveaux composés. Ils sont donc en eux‑mêmes une «invention» de l’appelante et l’intimé reconnaît qu’ils sont

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brevetables. L’appelante a cependant retiré sa demande de brevet à l’égard de ces derniers et demande plutôt un brevet sur les compositions qui résultent du mélange de ces composés aux adjuvants appropriés.

Les faits de l’espèce soulèvent donc à mon sens les questions suivantes:

Pour les composés déjà connus:

(1) Une utilisation nouvelle d’un composé déjà connu est-elle brevetable en vertu de la Loi?

(2) Si oui, comment est-elle brevetée?

Pour les nouveaux composés:

(1) Le principe exprimé dans l’arrêt Farbwerke Hoechst et la jurisprudence qui l’a suivi s’applique-t-il à une invention qui n’est pas visée par l’art. 41 de la Loi?

(2) Si non, le demandeur a-t-il le choix de revendiquer les nouveaux composés ou les compositions qui les contiennent?

(3) La revendication des compositions contrevient-elle à l’art. 36 de la Loi?

Les composés déjà connus

On n’a pas soumis à la Cour de jurisprudence qui vise une revendication fondée sur la découverte d’un nouvel usage d’un composé déjà connu et je n’en ai pas trouvé moi-même. Je vais donc examiner la définition d’«invention» qui se trouve à l’art. 2 de la Loi et qui se lit:

«invention» signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu’un perfectionnement quelconque de l’un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité;

Si nous acceptons l’argument de l’avocat du commissaire selon lequel on ne peut transformer une revendication visant des compositions de composés déjà connus en revendication pour un procédé parce qu’il n’y a évidemment pas de nouveauté à ajouter des adjuvants aux composés, alors il faut distinguer l’affaire Ciba de l’espèce. Ce n’est pas le procédé par lequel on mélange des composés déjà connus à des adjuvants connus qui serait nouveau. C’est l’idée de donner aux compo-

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ses déjà connus un usage nouveau qu’est la régulation de la croissance végétale; la nature des adjuvants s’ensuit inévitablement une fois que l’on a découvert leur utilité à cette fin. En quoi consiste l’«invention» selon l’art. 2? Je crois que c’est l’application de cette nouvelle connaissance afin d’obtenir un résultat, qui a une valeur commerciale indéniable et qui répond à la définition de l’expression «toute réalisation … présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité». Je crois qu’il faut donner au mot «réalisation» de la définition son sens général de «science» ou «connaissance». Dans ce cas, la découverte de l’appelante a augmenté le bagage de connaissances au sujet de ces composés en leur trouvant des propriétés jusqu’alors inconnues et elle a établi la méthode par laquelle on peut leur donner une application pratique. A mon sens, cela constitue une «réalisation … présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité» et les compositions sont la réalisation pratique de la nouvelle connaissance.

Si j’ai raison de dire que la découverte d’un usage nouveau et réalisable en pratique de ces composés constitue une «invention» au sens de la définition, je ne vois rien dans la Loi qui interdise une revendication visant ces compositions. L’article 36 ne semble pas constituer un obstacle parce que l’activité inventive se trouve ici dans l’usage nouveau de composés déjà connus et non dans les composés eux-mêmes. Après avoir découvert l’usage, l’appelante a mélangé les composés à des supports appropriés pour les appliquer aux plantes. A mon avis, il n’est pas nécessaire dans le cas de la découverte d’un nouvel usage pour un composé déjà connu que le mélange du composé à l’adjuvant soit lui-même nouveau, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser cet usage particulier du composé. En l’espèce, on ne prétend pas que l’activité inventive dépend de la combinaison; celle-ci est seulement le moyen de réaliser les possibilités nouvellement découvertes qu’offrent les composés. En l’espèce, l’activité inventive se trouve dans la découverte du nouvel usage et point n’est besoin d’autre activité inventive pour appliquer les composés à cet usage, c.-à-d. préparer les compositions appropriées.

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A mon avis, l’affaire Hickton’s Patent Syndicate v. Patents and Machine Improvements Co. (1909), 26 R.P.C. 339 est celle qui ressemble le plus à la présente espèce. Dans cette affaire-là, le demandeur avait eu l’idée d’équilibrer la consommation du fil sur un métier à dentelle grâce à un procédé connu sous le nom de «secouage», qui avait rien de nouveau. Il s’agit d’une technique ordinairement employée pour produire un dessin dans la pièce de dentelle en cours de fabrication. Mais on n’avait pas songé auparavant à l’utiliser pour équilibrer la consommation du fil. L’équilibrage se faisait à la main en intervertissant les bobines. Il était manifeste d’après la preuve, qu’après avoir eu l’idée, aucune autre activité inventive n’était nécessaire pour la mettre en pratique. Le demandeur qui avait obtenu un brevet pour cette idée et la méthode d’application a intenté une action en contrefaçon. Le juge Swinfen-Eady, qui a entendu l’action, a conclu que même si l’idée de se servir de la technique du «secouage» pour équilibrer la consommation du fil était nouvelle, l’application de cette idée n’était pas le fruit d’une invention. Le brevet du demandeur a donc été déclaré nul, faute d’objet, et son action rejetée. Le demandeur a interjeté appel et le maître des rôles Cozens-Hardy a accueilli l’appel et dit, à la p. 347:

[TRADUCTION] Le savant juge énonce dans son jugement une proposition qui, avec égards, me semble beaucoup trop générale. «Une idée peut être nouvelle, originale et très valable, mais à moins qu’il faille quelque invention pour la mettre en pratique elle n’est pas brevetable». Je n’hésite pas à dire que cela est contraire aux principes appliqués jusqu’à maintenant en matière de brevet et je ne crois pas qu’il faille en faire un principe de droit. Il se peut qu’une fois qu’on a eu l’idée d’appliquer une chose connue à une fin particulière et nouvelle, le moyen de la mettre en pratique soit évident, l’idée n’est pas moins un objet valable de brevet.

Dans des motifs concordants, le lord juge Fletcher Moulton est encore plus sévère pour la proposition énoncée par le juge de première instance. J’extrais le passage suivant de ses motifs, à la même page:

[TRADUCTION] Je ne veux pas, après le jugement du maître des rôles, répéter les faits de l’affaire, mais je veux commenter l’opinion sur laquelle le savant juge de première instance a effectivement fondé sa décision. Les

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défendeurs soutiennent que même si l’idée de poser la trame par «secouage» pour équilibrer est nouvelle, il n’y a pas là l’objet d’un brevet puisque la mise en pratique de cette idée n’exige aucune invention. Le savant juge dit: «Une idée peut être nouvelle, originale et très valable, mais à moins qu’il faille quelque invention pour la mettre en pratique elle n’est pas brevetable.» Avec égards pour le savant juge, cela est, à mon avis, tout à fait contraire aux principes du droit des brevets et priverait de leur rétribution un très grand nombre d’inventions valables. Je puis dire que cette opinion ne se fonde, à ma connaissance, sur aucune jurisprudence et on ne nous en a pas cité pour la justifier. Qu’on me permette cependant de donner un exemple. Le brevet le plus célèbre dans l’histoire de notre droit est probablement celui de Bolton et Watt, qui a la caractéristique unique d’avoir été reconduit pendant toute la période de quatorze ans. L’invention précise porte sur la condensation de la vapeur dans une chambre distincte plutôt que dans le cylindre lui-même. C’est Watt qui en a eu l’idée et c’est pour elle qu’il a obtenu son brevet et d’elle qu’est né le moteur à vapeur. Peut-on prétendre qu’il faut une invention quelconque pour mettre cette idée en pratique une fois qu’on l’a eue? La réalisation pouvait se faire de mille façons et par tout ingénieur compétent, mais l’invention se trouvait dans l’idée et une fois qu’on en avait eu l’idée, sa réalisation était parfaitement facile. C’est, je crois, un principe très dangereux, irrationnel et dépourvu de fondement d’affirmer que la conception peut être méritoire, être le fruit d’une invention, être nouvelle et originale, et, simplement parce qu’il est facile de mettre une idée à exécution pour peu qu’elle vous soit venue à l’esprit, d’affirmer que cela lui enlève le titre d’invention nouvelle suivant notre législation sur les brevets.

Il me semble que dans l’affaire Hickton’s Patent, la Cour d’appel d’Angleterre a statué qu’une idée est brevetable même si sa réalisation manque tout à fait de nouveauté. Aucune autre invention n’est nécessaire pour la mettre en pratique. Ainsi que lord Cozens-Hardy le dit:

[TRADUCTION] Une fois énoncée l’idée d’appliquer une chose bien connue à une fin nouvelle et spécifique, la manière de mettre cette idée en pratique peut être tout à fait évidente, elle n’en demeure pas moins un objet valable de brevet.

A mon avis, c’est le point capital du pourvoi de l’appelant en cette Cour. Elle affirme: [TRADUCTION] «J’admets que ces composés sont déjà connus; j’admets qu’il n’y a aucun esprit inventif à les mélanger à ces adjuvants une fois leur propriété

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de régulateurs de croissance végétale connue; mais j’ai découvert ces propriétés particulières de ces composés déjà connus et je demande un brevet à l’égard de la réalisation pratique de mon invention». Je crois qu’il y a droit.

Les nouveaux composés

J’aborde maintenant les revendications relatives aux compositions faites de composés nouveaux. Comme je l’ai déjà mentionné, la contestation principale de ces revendications se fonde sur l’arrêt Farbwerke Hoechst et ceux qui l’ont suivi, notamment l’arrêt Agripat de la Cour d’appel fédérale qui applique le raisonnement de l’arrêt Farbwerke Hoechst à des substances qui ne sont pas destinées à l’alimentation ou à la médication et qui, en conséquence, ne sont pas assujetties aux restrictions de l’art. 41 de la Loi. J’ai déjà cité les brefs motifs du juge Heald dans l’arrêt Agripat.

Je crois que le juge Heald a eu tort de dire qu’«aucun motif valable ne permet de distinguer la présente espèce» de l’arrêt Farbwerke Hoechst et de la jurisprudence qui l’a suivi et qu’en conséquence le commissaire «a … correctement interprété et appliqué les principes énoncés dans ces arrêts» à l’affaire Agripat. A mon avis, ces arrêts se distinguent par un aspect essentiel, savoir qu’il s’agit d’affaires relevant de l’art. 41 ce qui n’est pas le cas de l’affaire Agripat. Je ne crois pas qu’il soit possible de les lire sans conclure que l’un des motifs du rejet des revendications pour des compositions tient à ce que si on les avait accordées, on aurait ainsi permis aux requérants de se soustraire à l’art. 41 pour des substances auxquelles il s’applique visiblement. Je suis d’accord avec l’avocat de l’appelante que ces arrêts n’établissent pas comme principe général que les compositions qui contiennent de nouveaux composés mélangés à un support inerte ne sont pas brevetables. Ils établissent toutefois que mélanger un composé à un support ne constitue pas une activité inventive. En conséquence si le composé est breveté, il n’y a pas d’invention dans la composition. A mon avis, cette proposition est tout à fait logique, que l’art. 41 s’applique ou non à la substance, et je crois qu’elle donne un fondement raisonnable à la solution adoptée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Agripat.

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Il va de soi que l’arrêt Agripat se distingue de la présente espèce en ce qu’ici il n’y a pas de revendication à l’égard des composés. L’appelante a-t-elle raison de dire qu’elle a un choix?

Pour répondre à cette question, il faut, je crois, examiner la portée de l’art. 36 de la Loi. Cet article dispose que le demandeur doit, dans le mémoire, décrire son «invention» et «son application ou exploitation» et «particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu’il réclame comme son invention». Le paragraphe (2) édicte ceci:

(2) Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications exposant distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif.

Dans les affaires comme l’arrêt Farbwerke Hoechst, il me semble que l’art. 36 empêche toute revendication à l’égard de compositions même si l’on n’avait pas présenté de revendication ou s’il n’existait pas de brevet dans ces affaires-là en raison des composés. Parce que la jurisprudence détermine qu’il n’y a pas d’autre démarche inventive à mélanger les composés à des supports inertes, une revendication pour les compositions dans ces affaires-là aurait, à mon sens, une portée qui dépasse celle de l’invention et contreviendrait à l’art. 36. Les requérants n’auraient donc pas de choix dans des affaires semblables. Ils ne pourraient choisir un brevet sur les compositions plutôt qu’un brevet sur les composés. L’appelante en l’espèce est-elle confrontée au même problème?

Il me semble qu’elle ne l’est pas. Si j’ai eu raison de conclure précédemment, à propos des compositions contenant des composés déjà connus, que l’idée d’utiliser comme régulateurs de croissance végétale des composés qui possèdent cette structure chimique particulière, est le fruit d’une activité inventive, alors, dans le cas des nouveaux composés, l’invention de l’appelante ne se limite pas à la création des composés et breveter les composés ne lui accorderait pas la protection de son idée. Le mélange des composés à des adjuvants appropriés était nécessaire pour donner une forme pratique à l’idée. On ne peut donc dire que, dans

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ce cas, il n’y a pas d’activité inventive à mélanger les composés aux supports appropriés pour leur application aux plantes. Il est vrai, comme l’avocat du commissaire le soutient, qu’une fois qu’on a décidé d’appliquer ces composés aux plantes, le choix des supports appropriés ne constitue pas une démarche inventive; leur usage à cette fin est connu des hommes de l’art. Je crois cependant que là n’est pas la question. Une idée désincarnée n’est pas brevetable en soi. Mais elle le sera s’il existe une méthode pratique de l’appliquer. L’appelante a montré en l’espèce une méthode pratique d’application.

Dans l’arrêt Tennessee Eastman Co. c. Commissaire des brevets (1970), 62 C.P.R. 117 (C. de l’É.), confirmé par [1974] R.C.S. 111, la requérante demandait un brevet à l’égard d’une méthode de suture après une intervention chirurgicale qui consiste à utiliser une substance adhésive à laquelle on avait découvert la propriété d’adhérer fermement au tissu vivant. Le commissaire a refusé le brevet parce qu’il ne s’agissait pas de la sorte de découverte (l’adhésif lui-même n’étant pas nouveau) qui répond à la définition d’«invention» au sens de la Loi. Il a conclu notamment qu’il ne s’agissait pas d’une «réalisation» parce qu’elle ne servait qu’à l’occasion de traitements médicaux ou chirurgicaux et qu’elle n’avait pas d’incidence sur le commerce ou l’industrie. La requérante a interjeté appel à la Cour de l’Échiquier où la seule question à déterminer était celle de savoir si cette utilisation de l’adhésif était visée par l’expression «réalisation ou procédé présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité» au sens de la Loi sur les brevets. On a conclu qu’elle ne l’était pas pour les motifs donnés par le commissaire. En effet la substance n’était pas brevetable parce qu’elle était essentiellement de nature non économique et non reliée au commerce ou à l’industrie. Elle appartenait plutôt au domaine de la compétence professionnelle. La Cour a cependant affirmé que «réalisation» est un mot très général et qu’il ne faut pas le restreindre aux nouveaux procédés, produits ou techniques de fabrication mais qu’il faut l’appliquer aussi aux méthodes nouvelles et innovatrices qui servent à appliquer des connaissances ou des compétences pourvu qu’elles produisent des effets ou des résultats utiles pour le public de façon commerciale.

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Dans Lawson c. Commissaire des brevets (1970), 62 C.P.R. 101, le juge Cattanach a tenté de mieux cerner ce concept général de «réalisation». Dans cette affaire-là, on demandait un brevet pour une nouvelle méthode servant à décrire les limites d’une parcelle de terre. La demande a été rejetée non pas, encore une fois, parce que l’objet de la demande n’était pas une «réalisation» au sens de la définition que donne la Loi, mais parce que, comme le nouvel usage de la substance comme adhésif dans l’affaire Tennessee Eastman, la demande avait trait à des compétences professionnelles plutôt qu’au commerce ou à l’industrie. Dans ses motifs de jugement, le juge Cattanach dit aux pp. 109 et 110:

Une réalisation ou une exploitation consiste en un acte ou une série d’actes effectués sur un objet matériel au moyen d’un agent physique et qui produisent dans cet objet un changement de nature ou d’état. Il s’agit d’une chose abstraite en ce sens que l’esprit peut l’imaginer. Il s’agit d’une chose concrète en ce sens qu’on applique des agents physiques à des objets matériels et que les sens peuvent alors percevoir un objet ou un instrument tangible.

Au cours de l’évolution des principes juridiques relatifs aux brevets, on a déjà considéré qu’une invention doit consister en une substance que l’on peut vendre et que, sauf si on inventait une nouvelle substance par un nouveau procédé, l’invention ne pouvait pas donner lieu à un brevet, mais que si on inventait une nouvelle substance, par un nouveau procédé, l’invention qui pouvait être brevetée était la substance et non pas le procédé. On confondait alors la fin et les moyens. Cependant il est maintenant reconnu que si l’invention est un moyen et non pas une fin, l’inventeur a droit à un brevet sur ce moyen.

L’utilité pratique de la découverte de l’appelante est incontestable. Ce n’est pas plus une idée désincarnée que la découverte d’une méthode permettant d’équilibrer l’utilisation du fil dans l’affaire Hickton’s Patent. C’est un moyen nouveau de régulariser la croissance végétale et c’est par conséquent une réalisation ayant le caractère d’utilité et de nouveauté qui possède une valeur économique dans le commerce et l’industrie. Je ne vois ni dans l’art. 36, ni dans aucune autre disposition de la Loi d’obstacle à l’octroi d’un brevet à l’appelante à l’égard de ces compositions. Je ne ferai pas de commentaire cependant sur la question de

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savoir si l’appelante peut avoir gain de cause dans une autre demande de brevet à l’égard d’un élément dérivé de son invention, savoir les composés eux-mêmes. Cette question ne nous est pas soumise puisque l’appelante y a renoncé au début des procédures.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel fédérale et la décision du commissaire, de renvoyer l’affaire au commissaire pour qu’il délivre un brevet relativement aux revendications 1 à 11 inclusivement. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens conformément à l’art. 25 de la Loi sur les brevets.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelante: Smart S. Biggar, Ottawa.

Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.

Références :

Jurisprudence: arrêt appliqué: Hickton’s Patent Syndicate v. Patents and Machine Improvements Co. (1909), 26 R.P.C. 339; arrêts examinés: Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49, Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd. (1970), 64 C.P.R. 14 (C. de l’É.) confirmé par [1974] R.C.S. 1336; Agripat S.A. v. Commissioner’ of Patents (1977), 52 C.P.R. (2d) 229 (C.A.F.) confirmant (1976), 52 C.P.R. (2d) 220; Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 R.C.S. 555; Commissioner of Patents c. Ciba Ltd., [1959] R.C.S. 378; In Re May & Baker Limited and Ciba Ltd. (1948), 65 R.P.C. 255; arrêts mentionnés: Tennessee Eastman Co. c. Commissaire des brevets (1970), 62 C.P.R. 117 (C. de l’É.) confirmé par [1974] R.C.S. 111; Continental Soya Co. c. J.R. Short Milling Company (Canada) Ltd., [1942] R.C.S. 187; Commissioner of Patents c. Winthrop Chemical Co., [1948] R.C.S. 46; F. Hoffmann-Laroche & Co. c. Commissioner of Patents, [1955] R.C.S. 414; Lawson c. Commissaire des brevets (1970), 62 C.P.R. 101.

Proposition de citation de la décision: Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets, [1982] 2 R.C.S. 536 (2 novembre 1982)

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Origine de la décision

Date de la décision : 02/11/1982
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