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§ Pioneer hi-bred ltd. c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623 (22 juin 1989)

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Numérotation :

Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-06-22;.1989..1.r.c.s..1623 ?

Parties :

Demandeurs : Pioneer hi-bred ltd.
Défendeurs : Canada (Commissaire des brevets)

Texte :

Pioneer Hi‑Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623

Pioneer Hi‑Bred Limited Appelante

c.

Commissaire des brevets Intimé

répertorié: pioneer hi‑bred ltd. c. canada (commissaire des brevets)

No du greffe: 20388.

1988: 26 mai; 1989: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz*, McIntyre, Lamer, Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel fédérale

Brevets -- Nouvelle variété de soya obtenue par croisement artificiel mais cultivée par voie naturelle -- Description de la nouvelle variété de soya insuffisante -- Demande de brevet rejetée -- Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P‑4, art. 36(1).

Brevets -- Appel à la Cour d'appel fédérale -- Rejet d'une demande de brevets -- Pouvoirs de la Cour d'appel fédérale -- La Cour d'appel fédérale peut-elle se prononcer sur un aspect d'une demande de brevet sur lequel le commissaire des brevets n'a émis aucun commentaire? -- Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P‑4, art. 44 -- Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, art. 52c).

Une demande a été déposée pour obtenir un brevet sur une nouvelle variété de soya issue d'un croisement artificiel mais cultivée par voie naturelle. L'examinateur du Bureau des brevets a rejeté la demande et sa décision a été confirmée par le Commissaire des brevets et par la Cour d'appel fédérale. Le présent pourvoi vise à déterminer: (1) si le mémoire descriptif présenté au soutien de la demande satisfait aux exigences du par. 36(1) de la Loi sur les brevets? et (2) si une nouvelle variété de soya issue d'un croisement artificiel représente une invention au sens de l'art. 2 de la Loi sur les brevets?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

En vertu de l'art. 44 de la Loi sur les brevets, la Cour d'appel fédérale a juridiction exclusive pour entendre et décider un appel dès que le commissaire indique une objection ou un refus au sujet de la demande de brevet. Interprété avec l'al. 52c) de la Loi sur la Cour fédérale, l'art. 44 permet à la Cour d'appel fédérale de discuter des aspects de la demande qui n'ont fait l'objet d'aucun commentaire de la part du commissaire des brevets. Le pouvoir envisagé par l'art. 44 habilite également la Cour d'appel fédérale à en arriver à ses propres conclusions à l'égard de la preuve soumise et non pas simplement à évaluer si les conclusions du commissaire sont fondées en droit.

La description de la nouvelle variété de soya soumise par l'appelante dans son mémoire descriptif est insuffisante et sa demande de brevet doit être rejetée. En vertu du par. 36(1) de la Loi sur les brevets, le demandeur doit divulguer tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l'invention. Afin d'être complète, celle‑ci doit remplir deux conditions: (1) l'invention doit y être décrite et la façon de la produire ou de la construire définie; et (2) le demandeur doit définir la nature de l'invention et décrire la façon de la mettre en opération. Un manquement à la première condition invalide la demande parce qu'ambiguë alors qu'un manquement à la seconde l'invalide parce que non suffisamment décrite. Quant à la description, elle doit permettre à une personne versée dans l'art ou le domaine de l'invention de la construire à partir des seules instructions contenues dans la divulgation. En l'espèce, le mémoire descriptif ne mentionne que brièvement le rôle joué par l'inventeur dans la création de cette nouvelle variété. Le mémoire descriptif se borne à décrire les matériaux de base utilisés pour le croisement. Il n'y a aucune indication quant aux manipulations génétiques effectuées de sorte que même une personne versée dans la science de l'invention ne saurait, sans autre explication, en arriver au même résultat que l'inventeur. Mis à part les étapes qui apparaissent évidentes et de commune renommée pour l'expérimentateur versé dans la matière, la personne à qui s'adresse la divulgation ne doit pas être obligée de procéder à des expérimentations pour en arriver au résultat recherché. Il est évident ici que les étapes consacrées à la reproduction sélective ne posent aucun problème. Par contre, ce n'est qu'empiriquement que l'expérimentateur pourrait découvrir les étapes suivies au niveau du croisement.

Le seul dépôt d'échantillons de graines de semence de cette nouvelle variété auprès des autorités ne peut constituer une divulgation au sens du par. 36(1) de la Loi sur les brevets.

Puisque cette nouvelle variété de soya n'a pas été divulguée suffisamment et qu'elle ne peut par le fait même constituer une matière brevetable selon la Loi sur les brevets, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette nouvelle variété de soya peut être considérée comme une invention au sens de l'art. 2 de la Loi.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Re Application of Abitibi Co. (1982), 62 C.P.R. (2d) 81; Sarco Co. v. Sarco Canada Ltd., [1969] 2 R.C. de l'É. 190; Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504; Ball v. Crompton Corset Co. (1886), 13 R.C.S. 469; Hoffmann‑LaRoche & Co. v. Commissioner of Patents, [1955] R.C.S. 414; Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets, [1982] 2 R.C.S. 536; Northern Electric Co. v. Brown's Theatres Ltd., [1941] R.C.S. 224; Gerrard Wire Tying Machines Co. v. Cary Manufacturing Co., [1926] R.C. de l'É. 170; Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines Ltd., [1947] R.C. de l'É. 306; Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett‑Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 R.C.S. 555; Monsanto Co. c. Commissaire des brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108; Commissioner of Patents v. Winthrop Chemical Co., [1948] R.C.S. 46; American Cyanamid Co. (Dann's) Patent, [1971] R.P.C. 425; Tennessee Eastman Co. c. Commissaire des brevets, [1974] R.C.S. 111.

Lois et règlements cités

Convention sur le brevet européen, art. 83.

German Patent Law (1981), art. 35(2).

Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, art. 52c).

Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P‑4, art. 2 "brevet", "invention", 28(1), 36, 37, 42, 44 [mod. S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, art. 64].

Patents Act, 35 U.S.C. {SS} 112 (1982).

Patents Act 1977 (R.‑U.), 1977, chap. 37, art. 14(3).

Traité de coopération en matière de brevets, 28 U.S.T. 7647, art. 5.

Doctrine citée

Bull Alan T., Geoffrey Holt et Malcolm D. Lilly. Biotechnologie: tendances et perspectives internationales. Paris: O.C.D.E., 1982.

Canada. Bureau des brevets. Recueil des pratiques du Bureau des brevets. Ottawa: Consommation et Corporations Canada, 1979.

Canada. Conseil des sciences du Canada. Germes d'avenir: les biotechnologies et le secteur primaire canadien, Rapport 38. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services, 1985.

Fox, Harold G. Canadian Patent Law and Practice, 4th ed. Toronto: Carswells, 1969.

Jessop, N. M. Biosphère: écologie -- mécanismes de l'adaptation. Traduit par Ghislaine Van Berkom et autres. Ottawa: Éditions Recherche et Marketing, 1973.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1987] 3 C.F. 8, 77 N.R. 137, qui a confirmé une décision du commissaire des brevets refusant d'accorder un brevet pour une nouvelle obtention végétale. Pourvoi rejeté.

David Watson, c.r., et Anthony Creber, pour l'appelante.

Barbara A. McIsaac, pour l'intimé.

//Le juge Lamer//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER -- Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d'appel fédérale qui a rejeté l'appel formé par l'appelante Pioneer Hi-Bred Limited ("Hi-Bred"), contre le refus de l'intimé, le commissaire des brevets, d'accorder un brevet pour une nouvelle obtention végétale.

Les faits

Le 18 mai 1983, Clark W. Jennings a présenté la demande no 428,420 (classe 47-4), en vertu du par. 28(1) de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, pour obtenir des droits de brevet sur une nouvelle variété de soya appelée "Soybean Variety 0877". Le mémoire descriptif révèle que le sujet de cette demande est une lignée de plante cultivée par voie naturelle mais issue du croisement artificiel de trois variétés connues afin de produire une nouvelle variété combinant les caractères désirables de chacune d'elles; les revendications touchent à la plante, à la cosse et à la graine. L'invention serait unique en son genre et ne se trouvait pas auparavant dans la nature; parmi ses principaux caractères, notons sa haute teneur en huile, sa maturité précoce, son rendement stable et élevé, sa résistance à l'égrenage sur pied, et plus important, sa résistance aux races 1 et 2 du Phytophthora megasperma var sojae ainsi qu'une résistance modérée à un autre microbe pathogène se rapportant aux moisissures, le Sclerotinia sclerotiorium.

La documentation déposée au dossier indique que le développement d'une nouvelle lignée s'effectue en quatre étapes: sélection et croisement des parents (en l'espèce, Chippewa 64, Corsoy et Clark); développement de la lignée pure par reproduction sélective; analyse et examen de la lignée; purification et lancement commercial de la nouvelle lignée. En ce qui a trait au croisement, différentes méthodes existent mais elles consistent toutes à transférer des gènes d'une variété à une autre. Cette intervention humaine est nécessaire puisque les organes reproducteurs (gamètes mâles et femelles) se trouvent dans la même fleur, protégés contre toute intrusion extérieure. Seule une intervention "artificielle" permet l'hybridation de deux différentes lignées pour en produire une nouvelle.

L'examinateur du Bureau des brevets a rejeté la demande puisqu'à son avis, cette nouvelle variété de plante n'est pas incluse dans la définition du terme "invention" à l'art. 2 de la Loi sur les brevets; à cela il a ajouté que la pratique du Bureau des brevets est de considérer comme matière non-brevetable "Toute matière visant un procédé de production d'une nouvelle souche ou variété génétique, de plantes ou d'animaux, ou le produit qui en découle..." (directive 12.03.01(a)). L'appelante a demandé une révision de la décision de l'examinateur par le commissaire des brevets. Celui-ci a référé l'affaire à une commission d'appel des brevets qu'il a constituée, et celle-ci a tenu une audition au cours de laquelle l'appelante était représentée. Dans son rapport, la commission a confirmé la décision de l'examinateur et déclaré que l'invention n'était pas brevetable au sens de la Loi sur les brevets. De plus, elle a indiqué qu'une interprétation restrictive devait être donnée aux termes contenus dans la définition du mot "invention" et qu'à cet égard, l'invention de l'appelante ne pouvait constituer une manufacture. Enfin, elle a affirmé que:

[TRADUCTION] . . . le commissaire a non seulement le droit mais aussi le devoir de décider si une demande vise une matière brevetable, et s'il conclut qu'elle n'est pas brevetable, il peut alors refuser de délivrer un brevet. Bref, nous ne sommes pas d'accord avec M. Watson lorsqu'il dit que le commissaire est autorisé uniquement à déterminer le caractère novateur, l'utilité et le génie inventif.

En statuant sur la demande de révision, le commissaire des brevets a souscrit aux recommandations et aux conclusions de la commission d'appel des brevets.

En appel devant la Cour d'appel fédérale, [1987] 3 C.F. 8, le juge Marceau, aux motifs duquel le juge Lacombe a souscrit, s'est dit d'avis que la législation canadienne en matière de brevets n'exclut pas expressément la brevetabilité des organismes vivants. Il a également mis en doute la prétention avancée par le commissaire des brevets voulant qu'il puisse établir des critères autres que ceux choisis par le législateur dans la détermination de la brevetabilité d'une invention. Mais il s'est surtout attardé à la question de savoir si l'objet de cette demande, la nouvelle variété de soya, pouvait être considéré comme une invention au sens où le législateur a compris ce mot. Il a répondu ainsi à cette question (à la p. 14):

De plus, en ce qui concerne l'intention du législateur, étant donné que le croisement des plantes était déjà bien connu à l'époque de l'adoption de la Loi, il me semble que, si on avait voulu étendre aux plantes l'application du texte législatif, on aurait premièrement prévu une définition du mot "invention" dans laquelle auraient figuré des mots comme "lignée", "variété" ou "hybride", et en second lieu, on aurait adopté des dispositions spéciales permettant de mieux adapter tout le système à un objet dont la caractéristique essentielle est de se reproduire automatiquement à la suite de sa croissance et de sa maturité.

Pour sa part, le juge Pratte, dans des motifs concordants, a soulevé pour la première fois les exigences de l'art. 36 de la Loi pour rejeter les prétentions de l'appelante. Tout d'abord, il a émis l'idée que la documentation présentée par Hi-Bred démontrait qu'un certain degré de "hasard" lui avait permis d'obtenir sa nouvelle variété et que par conséquent (à la p. 9):

Il s'ensuit que, même si l'appelante divulguait exactement tout ce que le soi-disant inventeur a fait pour mettre au point la nouvelle plante, cela ne permettrait pas à d'autres d'obtenir les mêmes résultats à moins que, par hasard, ils jouissent de la même chance.

En second lieu, il a examiné la prétention de l'appelante voulant que le dépôt de graines auprès des organismes gouvernementaux américain et canadien rendait complète la divulgation aux termes du par. 36(1). Il en est venu à la conclusion que même si la disponibilité de ces échantillons pouvait permettre de produire la nouvelle variété de plante dans certains cas, l'obligation de divulguer n'en était pas pour autant remplie. Il a par le fait même rejeté le point de vue exprimé par la commission d'appel des brevets dans Re Application of Abitibi Co. (1982), 62 C.P.R. (2d) 81, qui avait jugé que le dépôt d'un nouveau micro-organisme dans une banque de culture à laquelle le public avait accès suffisait à satisfaire les exigences du par. 36(1) de la Loi sur les brevets (aux pp. 9 et 10):

Utiliser les graines déposées par l'appelante équivaut, dans un certain sens, à utiliser l'invention elle-même. Le paragraphe 36(1), selon mon interprétation, exige que la description soit telle qu'un tiers, qui n'a pas accès à l'invention ou à une chose produite par elle, soit en mesure de la reproduire. Cette opinion va à l'encontre de la conclusion tirée par la Commission d'appel des brevets dans l'affaire Abitibi dans laquelle il a été jugé que le fait de déposer un nouveau micro-organisme dans une banque de culture à laquelle le public avait accès suffisait aux exigences du paragraphe 36(1). Cette conclusion de la Commission était, à mon avis, manifestement erronée et fondée sur ce que je considère comme une interprétation inadmissible de la décision de la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Company (Dann's) Patent.

Les questions en litige

Devant cette Cour, Hi-Bred s'est surtout préoccupée de démontrer que la Cour d'appel fédérale a erré en décidant qu'une nouvelle variété de soya obtenue par croisement mais cultivée par voie naturelle ne représente pas une invention selon l'art. 2 de la Loi sur les brevets et en affirmant que si le législateur avait voulu étendre aux végétaux l'application du texte législatif, il aurait prévu une définition du mot "invention" dans laquelle auraient figuré des termes comme "lignée", "variété" ou "hybride". Elle a, de plus, prétendu que le juge Pratte ne pouvait se prononcer sur la suffisance de la description en l'absence de toute objection de la part de l'examinateur ou du commissaire et qu'il a erré en concluant que le dépôt des graines de semence ne remplissait pas les exigences du par. 36(1) de la Loi sur les brevets lorsqu'une plante ou une graine fait l'objet de la demande.

Pour sa part, l'intimé s'en remet à l'opinion du juge Marceau et soutient que le libellé de l'art. 2 ne permet pas d'étendre la protection par brevet à une nouvelle variété d'une plante. De toute façon, plaide-t-il, le par. 36(1) exige clairement que la divulgation permette non seulement la reproduction de l'invention mais aussi et surtout sa réalisation, ce qui, à la lumière du mémoire descriptif, apparaît impossible.

Ce pourvoi pose en fait deux questions primordiales:

-- Une nouvelle variété de soya issue d'un croisement artificiel représente-t-elle une invention au sens de l'art. 2 de la Loi sur les brevets?

-- Le mémoire descriptif présenté au soutien de la demande satisfait-il aux exigences du par. 36(1) de la Loi sur les brevets?

Dispositions législatives

Je crois utile de reproduire les dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets:

2. Dans la présente loi, ainsi que dans tout règlement ou règle établie, ou ordonnance rendue, sous son autorité,

"brevet" signifie les lettres patentes couvrant une invention;

. . .

"invention" signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité;

28. (1) Sous réserve des dispositions subséquentes du présent article, l'auteur de toute invention ou le représentant légal de l'auteur d'une invention qui

a) n'était pas connue ou utilisée par une autre personne avant que lui‑même l'ait faite,

b) n'était pas décrite dans quelque brevet ou dans quelque publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition ci‑après mentionnée, et

c) n'était pas en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de sa demande au Canada

peut, sur présentation au commissaire d'une pétition exposant les faits (ce que la présente loi indique comme "le dépôt de la demande") et en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l'exclusive propriété de cette invention.

. . .

(3) Il ne doit pas être délivré de brevet pour une invention dont l'objet est illicite, non plus que pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

36. (1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, et exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention. S'il s'agit d'une machine, le demandeur doit en expliquer le principe et la meilleure manière dont il a conçu l'application de ce principe. S'il s'agit d'un procédé, il doit expliquer la suite nécessaire, s'il en est, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention d'autres inventions. Il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention.

(2) Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications exposant distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif.

37. Chaque demande de brevet doit faire l'objet d'un examen minutieux par des examinateurs compétents qu'à cette fin doit employer le Bureau des brevets.

42. Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, il doit rejeter la demande et, par lettre recommandée, adressée au demandeur ou à son agent enregistré, notifier à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

44. Quiconque n'a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l'opposition du commissaire peut, à tout moment dans les six mois qui suivent l'envoi postal de l'avis, conformément aux articles 42 et 43, interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale, et cette cour a juridiction exclusive pour entendre et décider cet appel.

Analyse

(1)La première question: s'agit-il d'une invention au sens de la Loi sur les brevets?

Darwin élabora il y a plus de cent ans la théorie que seules les espèces et les individus qui peuvent s'adapter et acquérir de nouveaux caractères peuvent survivre et se reproduire. Ce même principe est à la base des expériences qui, aujourd'hui, permettent par des manipulations génétiques d'adapter à des environnements particuliers ou à des usages nouveaux des organismes vivants connus.

C'est la brevetabilité d'une forme de vie qui est l'enjeu réel de ce pourvoi. Il s'agit en fait d'un nouveau produit développé dans le domaine de la biotechnologie, un domaine d'activités qui englobe toutes sortes de techniques qui visent un but commun, "[l]'application des principes de la science et de l'ingénierie au traitement de matières par des agents biologiques dans la production de biens et de services" (A. T. Bull, G. Holt et M. D. Lilly, Biotechnologie: tendances et perspectives internationales (1982), à la p. 23). Considéré par plusieurs comme le dernier système technologique à voir le jour au XXe siècle et le présage d'une nouvelle ère, nous devons par conséquent être très prudents quant à la portée de nos propos.

Les manipulations génétiques peuvent s'effectuer de deux façons. La première consiste à croiser des espèces ou des variétés différentes par hybridation en modifiant la fréquence des gènes à travers des générations successives. La conséquence principale de cette intervention est de mettre en jeu à l'intérieur de la même cellule des allèles, c'est-à-dire des caractères opposés qui se substituent alternativement dans l'hérédité, du fait de l'alternance d'action de leurs gènes déterminants. Naturellement, les gènes ne comportent qu'une promesse raisonnable que les traits seront acquis de génération en génération. De plus, il ne faut pas oublier qu'acquérir un certain caractère n'équivaut pas automatiquement à développer ce caractère; certains effets dans le développement du gène de même que l'influence de l'environnement peuvent causer une mutation génétique. Il semble d'ailleurs que "[d]iverses études indiquent que les mutations se produisent au hasard dans le temps et l'espace, sans aucune relation avec une valeur de survie" (N. M. Jessop, Biosphère: écologie -- mécanismes de l'adaptation (1973), à la p. 288). Il s'agit donc d'une intervention de l'homme au niveau du cycle de la reproduction, mais une intervention qui ne modifie pas les règles mêmes de la reproduction, laquelle continue à obéir aux lois de la nature.

Or, cette façon d'agir diffère du deuxième type de manipulation génétique, laquelle requiert un changement au niveau du matériel génétique -- altération du code génétique au niveau de la totalité du matériel héréditaire --, puisque dans ce dernier cas, c'est à l'intérieur même du gène que s'effectue la modification. On intervient ainsi au niveau moléculaire et c'est ultimement par réaction chimique que s'obtient le "nouveau" gène qui, par la suite, provoquera une modification du caractère qu'il contrôle. Alors que le premier moyen implique une évolution strictement fondée sur l'hérédité et les principes mendéliens, le second repose en outre sur une modification brusque et permanente de caractères héréditaires par un changement dans la qualité des gènes.

La manipulation génétique effectuée par Hi-Bred est du premier type. En effet, Hi-Bred a obtenu cette nouvelle variété de soya par hybridation, c'est-à-dire par croisement de diverses plantes de soya de manière à obtenir une variété unique combinant les caractères désirables de chacune d'elles. C'est pourquoi, tel qu'expliqué dans la demande de brevet de Hi-Bred, il a fallu, après le croisement, procéder à une reproduction sélective: faire pousser la nouvelle lignée, ne conserver que les plantes présentant les caractères voulus, et recommencer l'opération pendant suffisamment de générations pour s'assurer que les plantes de soya finiront par ne contenir que les gènes ne présentant que les traits parfaits. À cet égard, je mentionne que les extraits versés en preuve au dossier de la Cour par Hi-Bred nous donnent une bonne idée des divers procédés utilisés pour obtenir des variétés améliorées de soya.

L'argument de Hi-Bred repose sur le caractère particulier du cycle de reproduction de la fève de soya. En effet, les gamètes mâles et femelles se retrouvent dans la fleur et sont protégés de presque toute intrusion au moment de la reproduction. Il faut donc une intervention "artificielle" pour modifier ce cycle. Par conséquent, les probabilités de croisement "naturel" sont à peu près nulles. Selon l'appelante, l'intervention de l'homme et le caractère novateur de cette nouvelle variété s'avèrent déterminants et lui permettent de se "qualifier" pour l'obtention d'un brevet en vertu de la Loi sur les brevets.

L'intervention effectuée par Hi-Bred ne semble en rien modifier le processus de reproduction du soya qui s'accomplit par l'application des lois de la nature. Or, une telle méthode n'a jamais permis, en regard de la jurisprudence, d'obtenir un brevet. En effet, les tribunaux ont considéré les créations qui suivent les lois de la nature comme n'étant en somme que des simples découvertes dont l'homme ne peut que découvrir l'existence sans pour autant prétendre les avoir inventées. Hi-Bred nous demande en fait de renverser une position depuis toujours défendue par la jurisprudence. À cette fin, il nous faudrait, entre autres choses, considérer s'il existe une différence déterminante en regard de la brevetabilité entre la première et la deuxième sorte de manipulation génétique; ou encore s'il y a lieu de faire des distinctions à même la première sorte de manipulation, compte tenu de la nature de l'intervention. Nous aurions alors à statuer sur la brevetabilité de pareille invention pour la première fois. Or, il n'y a pas au dossier des témoignages de scientifiques portant sur la distinction que commande l'usage d'une méthode de manipulation plutôt que l'autre ou encore sur la possibilité de faire des distinctions à même l'une ou l'autre méthode.

Compte tenu de la complexité que soulève la question de savoir dans quels cas le produit d'une manipulation génétique peut être breveté, du peu d'intérêt accordé par les parties dans leurs mémoires à cette problématique et puisque je partage l'avis du juge Pratte que Hi-Bred ne remplit pas les exigences du par. 36(1) de la Loi, je choisis de disposer de ce pourvoi uniquement sur ce dernier point.

(2)La seconde question: les exigences du par. 36(1) de Loi sur les brevets ont-elles été satisfaites?

Hi-Bred soutient que les exigences du par. 36(1) ont été remplies en l'espèce contrairement à l'avis du juge Pratte. En effet, la pratique de déposer des échantillons de l'invention est maintenant bien établie tant au Canada qu'aux États-Unis; en autant que le dépôt se complète d'une description des étapes suivies par l'inventeur, le public est habilité à faire un usage complet de l'invention, ce qui satisfait au libellé et à l'objectif de l'art. 36. De toute façon, prétend-elle, la Cour fédérale, en vertu de l'art. 44 de la Loi sur les brevets, ne peut intervenir qu'en autant que le commissaire des brevets se soit prononcé sur l'objet de l'appel; puisque en l'espèce, la divulgation n'a été abordée qu'au niveau de l'appel, le juge Pratte ne pouvait en discuter dans ses motifs de jugement.

Je ne crois pas que cette objection soit bien fondée. L'article 44 mentionne simplement que "Quiconque n'a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l'opposition du commissaire peut [...] interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale". Cet appel doit être entendu par la Cour d'appel fédérale dont les pouvoirs généraux d'appel en vertu de l'al. 52c) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, incluent le rejet de l'appel ou encore la possibilité de rendre la décision qui aurait dû être rendue. Ainsi, l'art. 44 de la Loi sur les brevets attribue à la Cour fédérale une juridiction exclusive pour entendre et décider un appel dès que le commissaire indique une objection ou un refus au sujet de la demande de brevet. La Cour d'appel fédérale peut même discuter des aspects de la demande au sujet desquels le commissaire n'a émis aucun commentaire (le juge Thurlow dans Sarco Co. v. Sarco Canada Ltd., [1969] 2 R.C. de l'É. 190). Le pouvoir envisagé par cet article habilite la Cour fédérale à en arriver à ses propres conclusions à l'égard de la preuve soumise et non pas simplement à évaluer si les conclusions du commissaire sont fondées en droit (à la p. 193).

Abordons l'étude de la question en litige. La question à laquelle nous devons répondre peut être ainsi posée:

-- Par la description qu'elle a soumise dans son mémoire descriptif, Hi-Bred a-t-elle suffisamment divulgué son invention?

-- Sinon, le dépôt d'échantillons de graines de semence de cette nouvelle variété auprès des autorités peut-il constituer une divulgation au sens de l'art. 36(1) de la Loi sur les brevets?

Au Canada, l'octroi d'un brevet s'entend d'un genre de contrat entre l'État et l'inventeur par lequel ce dernier reçoit le droit exclusif d'exploiter pendant une certaine durée son invention en échange de la divulgation intégrale de son invention et du mode d'opération de celle-ci au public. L'état du droit canadien en matière de brevets peut se résumer ainsi pour reprendre les propos de Harold G. Fox, Canadian Patent Law and Practice (4e éd. 1969), à la p. 163:

[TRADUCTION] L'octroi est accordé pour une double considération: d'abord, il doit y avoir une invention nouvelle et utile, et deuxièmement, en échange de l'octroi d'un brevet, l'inventeur doit donner au public une description adéquate de l'invention avec des détails suffisamment complets et exacts pour permettre à un ouvrier versé dans l'art auquel se rapporte l'invention de construire ou d'utiliser l'invention quand sera terminée la période de monopole. La description contenue dans le mémoire descriptif a pour fonction de permettre la construction et l'utilisation des dispositifs qu'il contient après l'expiration du brevet, et aussi de permettre aux autres de connaître avec une certaine exactitude les frontières du privilège exclusif sur lesquelles ils ne peuvent pas empiéter tant que l'octroi est valide.

L'article 36, pour reprendre les termes du juge Dickson, maintenant Juge en chef, dans l'arrêt Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504, à la p. 517, "est le pivot de tout le système des brevets". L'exploitation privilégiée du brevet, y compris la possibilité d'octroyer des licences d'exploitation, récompensera le travail intellectuel de l'inventeur tout en permettant un meilleur développement technique, notamment en éliminant la pratique des secrets commerciaux.

L'historique de la législation canadienne en cette matière démontre que l'obligation de divulguer l'invention a toujours été présente comme condition préalable à l'octroi d'un brevet. À ce sujet, je réfère le lecteur à l'analyse faite par le juge Dickson dans l'arrêt Consolboard Inc., précité, aux pp. 518 et 519. Il s'ensuit que toutes les inventions ne sont pas nécessairement brevetables même si elles sont l'{oe}uvre d'un génie inventif (Ball v. Crompton Corset Co. (1886), 13 R.C.S. 469), qu'elles donnent un résultat industriel nouveau en regard de la masse des connaissances acquises (Hoffmann-LaRoche & Co. v. Commissioner of Patents, [1955] R.C.S. 414; Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets, [1982] 2 R.C.S. 536), et qu'elles sont commercialement utiles (Northern Electric Co. v. Brown's Theatres Ltd., [1941] R.C.S. 224). Le paragraphe 36(1) a été édicté pour permettre aux compétiteurs de savoir quelles sont les limites à l'intérieur desquelles ils doivent s'abstenir de contrefaire le sujet de l'invention et de connaître quelle est leur marge de man{oe}uvre lorsqu'ils travaillent dans un domaine analogue à celui du breveté.

La divulgation joue également un rôle important en ce qu'elle permet de retracer les étapes suivies et de distinguer entre la découverte d'un principe théorique ou d'un produit se trouvant dans la nature et l'invention qui requiert une activité humaine quant à son développement. Cette distinction est primordiale dans le domaine des brevets puisque seule la seconde sera une invention au sens de la Loi, à moins que le premier ne soit associé à une méthode d'application nouvelle produisant un résultat unique et nouveau (Gerrard Wire Tying Machines Co. v. Cary Manufacturing Co., [1926] R.C. de l'É. 170). Le mémoire descriptif facilitera ainsi le travail de l'examinateur et du commissaire des brevets ainsi que la tâche des tribunaux d'appel.

Il m'apparaît que le devoir de divulguer les étapes suivies pour en arriver à l'invention représente un principe général du droit des brevets reconnu par nombre de législations internes (au Royaume-Uni, voir le Patents Act 1977 (R.-U.), 1977, chap. 37, par. 14(3); aux États-Unis, voir 35 U.S.C. {SS} 112 (1982); voir aussi la législation ouest-allemande, au par. 35(2)) et de traités internationaux (Traité de coopération en matière de brevets, 19 juin 1970, 28 U.S.T. 7647, art. 5; Convention sur le brevet européen, 5 octobre 1973, art. 83).

En résumé, la Loi sur les brevets exige du demandeur qu'il présente un mémoire descriptif comprenant la divulgation et les revendications (Consolboard Inc., précité, à la p. 520). Les tribunaux canadiens ont eu l'occasion d'énoncer au cours des années le test qu'il faut appliquer pour savoir si la divulgation est complète. Le demandeur doit divulguer tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l'invention. Afin d'être complète, celle-ci doit remplir deux conditions: l'invention doit y être décrite et la façon de la produire ou de la construire définie (le président Thorson dans Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines Ltd., [1947] R.C. de l'É. 306, à la p. 316). Le demandeur doit définir la nature de l'invention et décrire la façon de la mettre en opération. Un manquement à la première condition invaliderait la demande parce qu'ambiguë alors qu'un manquement à la seconde l'invaliderait parce que non suffisamment décrite. Quant à la description, elle doit permettre à une personne versée dans l'art ou le domaine de l'invention de la construire à partir des seules instructions contenues dans la divulgation (le juge Pigeon dans Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 R.C.S. 555, à la p. 563; Monsanto Co. c. Commissaire des brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108, à la p. 1113), et d'utiliser l'invention, une fois la période de monopole terminée, avec le même succès que l'inventeur, au moment de sa demande (Minerals Separation, précité, à la p. 316).

J'en viens maintenant à discuter de l'invention de l'appelante. Je reproduis le passage du mémoire descriptif pertinent à la résolution de la question en litige:

[TRADUCTION] Les graines qui peuvent être utilisées pour produire la variété 0877 du soja ont été déposées au (Plant Variety Protection Office) du ministère de l'Agriculture des États-Unis à Beltsville, au Maryland, sous le no de demande 8000028. Des échantillons de graines de la variété 0877 sont disponibles gratuitement, à des fins expérimentales, de Pioneer Hi-Bred Limited, C.P. 730, Route no 2 ouest, Chatham (Ontario) N7M 5L1.

La variété de soja 0877 est issue du croisement de (Clark X Chippewa 64) X Corsoy, qui a été réalisé en 1967. La F1 a été cultivée au Chili durant l'hiver de 1967-1968 et la F2 l'a été dans l'Iowa en 1968. La variété 0877 provient d'une seule plante sélectionnée de la F2; son rendement a été évalué chez sa progéniture l'année suivante, à partir de graines semées en une seule rangée.

Le rendement et d'autres caractéristiques de la variété ont été évalués de 1970 à 1982, dans des parcelles répétées. En 1976, on a évalué l'uniformité des traits chez des plantes cultivées en rangées simples issues chacune d'une plante différente de la F9. Chaque rangée de plantes non conformes a été écartée, et les plantes des rangées uniformes ont été réunies pour constituer la lignée pure de la variété. Depuis 1976, cette variété s'est révélée homogène pour tous les traits, en l'absence de toute variation. Tous les traits ont été reproduits de manière stable tout au long des 6 générations par l'obtenteur végétal.

La variété peut être produite à partir de la graine par des méthodes classiques de production et de récolte du soja. La quantité de graines purifiées produites durant 1976 totalise environ un boisseau. Au cours de 1977, une partie de cette quantité a été semée sur 0,5 acre; on a constaté que les plantes étaient uniformes pour tous les traits et exemptes de variantes. Environ 20 boisseaux de graines ont été produites. En 1978 environ 15 acres ont été semés en variété 0877, ce qui a produit plus de 500 boisseaux de graines. Depuis 1978, on cultive la variété 0877: tous les traits sont uniformes et les variantes sont absentes.

La variété 0877 ressemble beaucoup à la variété Hardome, qui a comme elle un hile gris. Cependant, la variété 0877 résiste au champignon Phytophtora megasperma var sojae (races 1 et 2) tandis que l'autre variété y est vulnérable (le terme "race" désigne une sous-espèce ou une micro-espèce du champignon susmentionné).

En outre, la variété 0877 mûrit nettement plus tard que le Hardome.

Tous les plants de Hardome inoculés à ce champignon meurent tandis que les plants de la variété 0877 sont censés vivre.

Les graines de la variété 0877 sont oblongues et assez grosses. Leur péricarpe semble souvent trop grand pour les cotylédons, ce qui fait qu'il est souvent ridé. On note souvent, également, une décoloration longitudinale du péricarpe à partir du hile, quand les plantes ont subi un stress considérable. Les hiles des graines de la variété 0877 sont d'un gris très pâle, et peuvent parfois apparaître jaunes ou beiges dans certaines conditions de milieu. Lorsqu'on sème ces graines, elles produisent une progéniture dont le hile est gris pâle, et qui sont de coloration variable, en fonction des conditions micro- et macro-écologiques.

Les caractéristiques objectives de la variété 0877 sont exposées dans l'Exemple joint, constituant un tableau et désigné Exemple A. Cet Exemple compte vingt-trois (23) sections.

. . .

Pour résumer, la Variété 0877 est un soja à haut rendement caractérisé par sa résistance à la pourriture des racines causée par le champignon Phytophtora megasperma var sojae (races 1 et 2), auquel la variété Hardome (celle qui lui ressemble le plus étroitement par ailleurs) est susceptible.

Seuls les deuxième et troisième paragraphes mentionnent le rôle joué par l'inventeur dans la création de cette nouvelle variété. À cet effet, le mémoire descriptif se borne à décrire les matériaux de base utilisés pour le croisement. Il n'y a aucune indication quant aux manipulations génétiques effectuées. Pourtant, la documentation démontre l'existence de diverses méthodes de croisement, tantôt utilisées pour améliorer le rendement d'une variété, tantôt pour la rendre moins vulnérable à une maladie. Le choix comporte des avantages et des désavantages et les résultats nécessitent de nombreuses années avant d'être atteints, sans oublier les sommes engagées dans une telle entreprise. Le croisement s'avère de toute façon le seul véritable travail inventif puisque la reproduction sélective n'obéit en fait qu'aux principes darwiniens connus. Je tiens aussi à dire que la création d'une nouvelle variété végétale ne peut se comparer aux premières expériences de Mendel il y a plus d'un siècle: les techniques ont évolué; de même, le but a changé puisque l'homme tente d'adapter les formes vivantes à de nouveaux environnements et à de nouveaux usages. L'inventeur a lui-même admis dans un affidavit joint au dossier de l'appelante devant la commission d'appel des brevets que:

[TRADUCTION] . . . des techniques de sélection contrôlées particulières ont été utilisées pour le transfert du gène Rps1a, responsable de la résistance aux races 1 et 2, d'un milieu génétique donné à un autre milieu génétique complètement différent et nouveau.

Je suis convaincu que même une personne versée dans la science de l'invention ne saurait, sans autre explication, en arriver au même résultat que l'inventeur. Fox mentionne dans son ouvrage précité (à la p. 170) que la jurisprudence a énoncé l'idée qu'on pouvait pallier à une description incomplète en déposant au dossier l'affidavit d'un homme versé dans l'art ou la science de cette invention affirmant qu'il a pu arriver à l'invention revendiquée à partir des seules instructions contenues au mémoire. Sans me prononcer sur le bien-fondé de ce principe, je remarque que l'appelante ne nous a soumis aucun affidavit à cette fin.

Enfin, il m'est impossible de partager la prétention de l'appelante lorsqu'elle dit que le fait que l'invention a été découverte avec un certain degré de hasard n'implique pas nécessairement [TRADUCTION] "que quelqu'un d'autre ne pourrait pas retracer les étapes décrites dans le mémoire descriptif". Pourtant, il est clair que mis à part les étapes qui apparaissent évidentes et de commune renommée pour l'expérimentateur versé dans la matière, la personne à qui s'adresse la divulgation [TRADUCTION] "n'est pas obligée de faire ou d'en connaître davantage, et si le mémoire descriptif contient quelque chose qui requiert la résolution d'un problème, la demande de brevet ne peut être maintenue" (voir Fox, op. cit., à la p. 171). En l'espèce, il est évident que les étapes consacrées à la reproduction sélective ne posent aucun problème. Par contre, ce n'est qu'empiriquement que l'expérimentateur pourrait découvrir les étapes suivies au niveau du croisement. Sans émettre d'hypothèse sur la raison pour laquelle l'appelante n'a pas rempli l'exigence de la divulgation, il me faut dire que, ou bien Hi-Bred a été négligente en omettant de décrire son procédé correctement, ou bien, elle l'a vraiment découvert par hasard.

Je passe maintenant au second moyen invoqué. L'appelante prétend en effet que le dépôt d'échantillons de graines de semence de cette nouvelle variété auprès des organismes compétents satisfait aux exigences du par. 36(1) et constitue une description suffisante de l'invention. Son argument repose essentiellement sur la décision de la commission d'appel des brevets rendue dans l'affaire Abitibi, précitée. Dans cette affaire, une commission d'appel des brevets a été appelée à étudier la possibilité de protéger par brevet un procédé de boue activée par flottation de mousse, l'invention portant en outre sur un procédé pour la biodégradation de déchets de sulfite usagé, qui sont un sous-produit de la fabrication de pâte de bois. L'examinateur accepta les revendications relatives au procédé mais rejeta les revendications touchant le système de culture. La commission passa en revue les décisions rendues au pays et à l'étranger et recommanda que les revendications soient acceptées. Au sujet de la divulgation, elle jugea que le dépôt d'un échantillon dans une culture microbienne accessible au public était suffisant puisqu'il serait possible à toute personne versée dans l'art dont relève l'invention de reproduire, confectionner ou utiliser l'invention. L'avocat de l'appelante nous invite également à réfléchir sur la portée d'une décision négative de cette Cour sur la recherche et le développement des biotechnologies relatives aux obtentions végétales au pays. On nous a même soumis une étude du Conseil des sciences du Canada, intitulée Germes d'avenir: les biotechnologies et le secteur primaire canadien (1985), Rapport 38 dans laquelle on y suggère qu'une protection spéciale devrait être accordée pour "veiller à ce que les phytogénéticiens réalisent un juste bénéfice sur leurs nouveaux cultivars" (p. 39).

Il est vrai que la plupart des États accordent une protection spéciale aux producteurs de nouvelles obtentions végétales; même au pays plusieurs projets de loi ont vu le jour au fil des ans à cette fin. Quoique ce type de législation pourrait agir comme un catalyseur pour le développement de la recherche dans le domaine scientifique au Canada, je suis cependant d'avis que cette Cour n'a pas le droit d'étendre au-delà des limites de la législation actuelle la portée de la protection par brevet. Par conséquent, puisque la Loi sur les brevets ne contient aucune disposition se rapportant directement aux inventions biotechnologiques et aux nouvelles formes de vie en particulier, cette nouvelle variété de soya ne sera brevetable que si elle remplit les conditions et exigences traditionnelles en matière de brevets.

Le libellé du par. 36(1) ne souffre d'aucune ambiguïté: l'inventeur doit décrire non seulement comment l'invention peut être utilisée mais aussi comment un tiers peut la confectionner; nulle part n'y mentionne-t-on que le seul dépôt d'un échantillon de l'invention répondra à l'exigence de la divulgation. Pour reprendre les termes du juge Rand dans l'arrêt Commissioner of Patents v. Winthrop Chemical Co., [1948] R.C.S. 46, à la p. 57, repris par le juge Pigeon dans l'arrêt Tennessee Eastman Co. c. Commissaire des brevets, [1974] R.C.S. 11, à la p. 121:

[TRADUCTION] . . . l'intention d'une législature doit se déduire des termes qu'elle a utilisés, et l'obligation d'interpréter ces termes ne consiste pas à nous convaincre qu'ils peuvent nous permettre d'en dégager une intention tirée de considérations d'ordre général ou un but qui semble plus raisonnable ou équitable que celui qu'ils indiquent dans leur sens ordinaire ou premier.

Même s'il est vrai que les compétiteurs pourront ainsi se procurer cette nouvelle variété et l'exploiter commercialement pour une fraction du coût original défrayé par l'appelante, le seul dépôt de la graine ne serait pas conforme au droit en la matière. Il se pourrait que dans certaines circonstances le dépôt puisse contribuer à compléter la description; je n'élimine pas cette possibilité mais ne la trouve pas applicable au cas sous étude. Avant de terminer, je voudrais simplement dire que mes remarques ne doivent pas être comprises comme dirigées aux demandes de brevets pour des micro-organismes même si pareille pratique n'a jamais connu l'aval des instances judiciaires au Canada. Également, je ne me prononce pas sur la justesse des propos du juge Pratte sur ce sujet. Je note cependant que la pratique du dépôt vise simplement à obliger le demandeur présentant un procédé impliquant un micro-organisme inconnu et inaccessible au public comme élément nécessaire à la reproduction de l'invention à déposer une culture de ce micro-organisme auprès des autorités. Dans l'affaire Abitibi, tout comme dans l'arrêt American Cyanamid Co. (Dann's) Patent, [1971] R.P.C. 425 (H.L.), cité à l'appui de ses prétentions par l'appelante, la demande de brevet ne s'adressait pas au micro-organisme déposé; celui-ci représentait simplement une composante du procédé breveté, non pas l'objet de l'invention.

Ayant conclu que cette nouvelle variété de soya n'a pas été divulguée suffisamment et qu'elle ne peut donc constituer une matière brevetable selon la Loi sur les brevets, il n'est donc pas nécessaire, ni même souhaitable, pour les raisons déjà données, d'examiner à l'occasion de ce pourvoi, si cette nouvelle variété de soya peut être considérée comme une invention au sens de l'art. 2. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter l'appel. Il n'y aura pas d'adjudication des dépens.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelante: Gowling & Henderson, Ottawa.

Procureur de l'intimé: Frank Iacobucci, Ottawa.

*Les juges Beetz et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.

Proposition de citation de la décision: Pioneer hi-bred ltd. c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623 (22 juin 1989)

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Origine de la décision

Date de la décision : 22/06/1989
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