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§ Johnson (S.C.) and Son, Ltd. et autre c. Marketing International Ltd., [1980] 1 R.C.S. 99 (20 novembre 1979)

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Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Numérotation :

Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 99 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-11-20;.1980..1.r.c.s..99 ?

Analyses :

Marques de commerce - Usager inscrit - Marque «OFF» - Marque non distinctive - Description elliptique - Confusion avec «BUGG OFF» - Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 12, 18, 49.

En 1957, l’appelante S.C. Johnson and Son, Inc. («Johnson É.-U.») est inscrite comme propriétaire de la marque de commerce «OFF!» — qu’elle utilisait déjà aux États-Unis — pour un insectifuge à usage personnel. En même temps, l’autre appelante S.C. Johnson and Son, Limited («Johnson Canada») filiale en propriété exclusive de la première, est inscrite comme «usager inscrit» de cette marque de commerce. En 1975 l’intimée Marketing International Ltd. commence la commercialisation d’un insectifuge au Canada, sous la marque de commerce «BUGG OFF», ce qui amène les deux appelantes à intenter devant la Cour fédérale une action pour contrefaçon. L’intimée requiert par demande reconventionnelle la radiation de la marque de commerce «OFF!» alléguant que son enregistrement n’est pas valable. La Division de première instance accueille en partie l’action principale et rejette la demande reconventionnelle. Par contre, la Cour d’appel fédérale conclut à l’invalidité de la marque de commerce «OFF!» qu’elle ne considère pas distinctive au sens de l’al. 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce pour le seul motif qu’elle ne sert pas à identifier les marchandises du propriétaire de la marque mais celles de l’usager. Elle infirme, par conséquent, la décision de première instance et ordonne la radiation de la marque de commerce «OFF!» du registre des marques de commerce. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Selon le par. 49(3) de la Loi sur les marques de commerce «l’emploi permis» a le même effet, à toutes fins de la loi, qu’un emploi par le propriétaire inscrit et aux termes du par. 2 «l’emploi permis» signifie «l’emploi … par une personne agréée comme usager inscrit». Il

[Page 100]

s’ensuit qu’aux fins de l’application de toutes les dispositions de la Loi, «l’emploi» par un usager inscrit équivaut à un emploi par le propriétaire inscrit. Il n’y a aucune raison de ne pas donner plein effet à cette disposition en appliquant la définition que l’art. 2 donne du mot «distinctive» de façon que, dans le cas d’une marque de commerce utilisée par un usager inscrit, «distinctive» désigne une marque de commerce qui distingue véritablement ou qui est adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par l’usager inscrit. Cette interprétation écarte l’unique motif pour lequel la Cour d’appel fédérale a conclu à l’invalidité de l’enregistrement de la marque de commerce «OFF!».

Par contre cette Cour admet la prétention de l’intimée qui allègue comme autre motif d’invalidité que la marque de commerce «OFF!» est une description en langue anglaise des marchandises à l’égard desquelles on l’emploie. Même si le mot «off» est employé elliptiquement à l’égard d’un insectifuge, il décrit la marchandise ou son effet. En l’espèce, les sociétés Johnson réclament ce qu’on a jugé que personne ne peut avoir: un droit de propriété exclusif sur le mot «off» employé pour désigner un insectifuge.

En second lieu, la marque de commerce «BUGZOFF» avait été enregistrée antérieurement à l’enregistrement de «OFF!». — Les appelantes sont dans un dilemme. Pour avoir gain de cause dans leur action en contrefaçon elles doivent en vertu de l’art. 20 établir que l’emploi de «Bugg Off» par l’intimée crée de la confusion. Mais en vertu de l’al. 12(1)d), l’enregistrement de la marque «OFF!» est invalide si elle crée une confusion avec la marque «BUGZOFF». Il n’y a pas de différence appréciable entre «BUGZOFF» et «BUGG OFF» et les insecticides et les insectifuges ne sont pas dans des catégories différentes de marchandises.


Parties :

Demandeurs : Johnson (S.C.) and Son, Ltd. et autre
Défendeurs : Marketing International Ltd.

Texte :

Cour suprême du Canada

Johnson (S.C.) and Son, Ltd. et autre c. Marketing International Ltd., [1980] 1 R.C.S. 99

Date: 1979-11-20

S.C. Johnson and Son, Limited et S.C. Johnson & Son, Inc. (Demanderesses) Appelantes;

et

Marketing International Ltd. (Défenderesse) Intimée.

1979: 25, 27, 28 mars; 1979: 20 novembre.

Présents: Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel

[Page 101]

fédérale[1] infirmant un jugement de la Division de première instance[2] qui avait accueilli en partie une action en contrefaçon et rejeté la demande reconventionnelle en radiation. Pourvoi rejeté.

James D. Kokonis, c.r., et A.B.R. Lawrence, c.r., pour les appelantes.

G.F. Henderson, c.r., et Kent H.E. Plumley, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE PIGEON — Les appelantes étaient demanderesses dans une action pour contrefaçon d’une marque de commerce intentée devant la Cour fédérale. La décision du juge Cattanach accueillant l’action en partie2 a été infirmée par la Cour d’appel fédérale qui a accueilli la demande reconventionnelle de l’intimée et ordonné que la marque de commerce «OFF!» inscrite par les appelantes soit radiée du registre des marques de commerce1.

L’appelante S.C. Johnson and Son, Limited («Johnson Canada»), est usager inscrit de la marque de commerce «OFF!» enregistrée le 27 septembre 1957 pour des marchandises décrites comme «un insectifuge à usage personnel», par l’autre appelante, S.C. Johnson & Son, Inc. («Johnson É.-U.»), conformément à une demande datée du 17 janvier 1957. Cette demande précise que la requérante a l’intention d’utiliser la marque de commerce au Canada et elle s’accompagne d’une demande visant l’enregistrement de sa filiale en propriété exclusive, Johnson Canada, comme «usager inscrit». Ces deux demandes ont été accueillies en même temps.

Johnson É.-U. utilisait cette marque de commerce aux États-Unis depuis le 1er novembre 1956. Elle ne l’a jamais utilisée au Canada et son nom ne figure pas sur les étiquettes utilisées par Johnson Canada, celles-ci ne mentionnant que cette dernière. On y voit cependant aussi le mot «Johnson» qui se rapporte, dit-on, à Johnson É.-U. A cet égard, le juge en chef Jackett, dont l’avis est partagé par les juges Urie et Ryan, déclare dans une note au bas de la p. 72:

[Page 102]

4A mon avis, l’emploi sur les marchandises, du mot «Johnson’s» en référence, dit-on, à l’intimée américaine, ne change rien à la matière dans la mesure où l’on se réfère clairement à l’intimée canadienne par l’emploi de son nom sur toutes les marchandises et dans toutes les publicités au Canada. Cependant, compte tenu de l’emploi de ce mot et de son renvoi allégué à l’intimée américaine, la matière n’est pas améliorée du point de vue de l’intimée. La conséquence serait alors que le public a été habitué à associer la marque de commerce «OFF!» avec les deux intimées et non avec le propriétaire de la marque de commerce, qui est l’intimée américaine.

Se fondant sur ces faits, le juge en chef Jackett a conclu que la marque de commerce était invalide. Il dit (aux pp. 71 et 72):

…,voici les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce:

2. Dans la présente loi

«distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;

«marque de commerce» signifie

a) une marque qui est employée par une personne aux fins en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres,

b) une marque de certification,

c) un signe distinctif, ou

d) une marque de commerce projetée;

12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas…

«…

18. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide si

b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;

…»

[Page 103]

Les dispositions ci-dessus doivent être interprétées à la lumière de l’article 19 qui confère à l’usager inscrit un droit exclusif à l’emploi de la marque de commerce enregistrée (comme telle), et à la lumière de l’article 20 selon lequel ce droit est censé violé par «une marque de commerce … créant de la confusion».

A mon avis, ces dispositions seules montrent clairement que la marque de commerce «OFF!» n’est pas «distinctive» parce que, compte tenu de la manière dont la marque canadienne a été développée par l’intimée canadienne, la marque de commerce en question «ne distingue pas véritablement» les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire (l’intimée américaine) des marchandises d’autres propriétaires (dont l’intimée canadienne); et ladite marque «n’est pas adaptée à les distinguer». Toutes les preuves produites établissent avec évidence que la marque «OFF!» laisse entendre au public canadien que les marchandises commercialisées sous cette marque proviennent de l’intimée canadienne et non de l’intimée américaine. (Note 4, précitée)

Plus loin, le juge en chef Jackett poursuit (aux pp. 73 et 74):

Ici se pose la question de savoir si le nouveau système permettant l’usage des marques de commerce introduit en 1953 par l’article 49 de la Loi sur les marques de commerce, permet à l’enregistrement d’une marque de commerce de rester valide nonobstant l’article 18(1), même si au moment où la validité est attaquée (aussi bien qu’antérieurement) ladite marque «distingue véritablement» les marchandises, en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire, des marchandises d’autres personnes (et est adaptée à les distinguer), et si elle «[ne] distingue [pas] véritablement» les marchandises, en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire, des marchandises d’autres personnes et n’est pas adaptée pour ce faire.

La lecture de l’article 49 montre que celui-ci n’exprime nulle part un changement aussi fondamental dans la nature des marques de commerce, telles que celles-ci sont définies dans la Loi, au cas où il y a un usager inscrit. Il faut donc se demander si cette conséquence doit être dérivée des dispositions dudit article.

Voici les parties pertinentes de l’article 49:

49. (1) Une personne autre que le propriétaire d’une marque de commerce déposée peut être inscrite comme usager inscrit de ladite marque pour la totalité ou quelque partie des marchandises ou services à l’égard desquels elle est inscrite.

[Page 104]

(2) L’emploi d’une marque de commerce déposée, par un usager inscrit de cette marque, selon les termes de son enregistrement à ce titre, en liaison avec les marchandises par lui fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou avec les services qu’il a loués ou exécutés, ou l’usage d’une marque de commerce projetée, ainsi que le prévoit le paragraphe 39(2), par une personne agréée comme usager inscrit de la marque, est dans le présent article appelé «l’emploi permis».

(3) L’emploi permis d’une marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la présente loi, qu’un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit.

(5) Concurremment avec la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce ou à toute époque postérieure à sa production, une demande en vue de l’inscription d’une personne comme usager inscrit de la marque de commerce peut être faite par écrit au registraire par cette personne et par le propriétaire de la marque, et les auteurs de cette demande doivent fournir au registraire, par écrit,

a) les détails des relations, existantes ou projetées, entre eux, y compris les indications du degré de contrôle que leurs relations conféreront au propriétaire sur l’emploi permis;

b) un état déclaratif des marchandises ou services pour lesquels l’enregistrement est projeté;

c) les détails de toute condition ou restriction projetée concernant les caractéristiques des marchandises ou services, le mode ou le lieu de l’emploi permis, ou toute autre matière;

d) des renseignements sur la durée prévue de l’emploi permis; et

e) tels autre documents, renseignements ou preuve que le registraire peut exiger.

(7) Le registraire peut agréer une personne à titre d’usage inscrit de la marque de commerce pour l’une quelconque des marchandises ou l’un quelconque des services projetés, avec les conditions ou restrictions qu’il juge à propos, s’il est convaincu que, dans toutes les circonstances, l’emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services, par l’usager inscrit projeté, ne serait pas contraire à l’intérêt public.

Le juge en chef Jackett déclare ensuite (aux pp. 75 et 76 et dans une note):

Cet aspect de la matière exige quelque renvoi à une autre innovation de la loi de 1953. Pour autant que je

[Page 105]

comprenne les arguments de l’avocat, le système d’enregistrement antérieur à 1953 concernait des marques de commerce ayant déjà acquis, par l’usager ou autrement, la capacité de distinguer entre les marchandises du propriétaire et celles d’autres personnes. La Loi de 1953 introduit l’idée «[d’] une marque qu’une personne projette d’employer aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, … par elle, de marchandises fabriquées, … par d’autres». Cependant, lorsqu’une demande de marque de commerce semblable est admise, le registraire ne l’enregistre que sur réception d’une déclaration de commencement d’emploi. Cette exigence est pertinente au présent litige car le commencement d’emploi peut provenir d’un usager inscrit, conformément aux articles 39(2) et 49(2)7.

7Voici le libellé de l’article 39(2) de la Loi sur les marques de commerce:

(2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est admise, le registraire doit en donner avis au requérant, et il doit enregistrer la marque de commerce et émettre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou une personne agréée comme usager inscrit en vertu du paragraphe 49(7), a commencé l’emploi de la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

Je constate que le problème ainsi présenté est très difficile. Par définition, une marque de commerce permet de distinguer entre les marchandises du propriétaire de la marque et celles d’autres personnes. D’un autre côté, conformément aux articles 39(2) et 49(2), l’intention initiale a été de permettre l’emploi des marques par des personnes agréées comme usagers inscrits. S’ensuit-il que le législateur, sans le dire expressément, a implicitement prévu, comme un message au public, que des marchandises associées avec des marques de commerce et provenant d’une personne agréée comme usager desdites marques sont censées en droit être les mêmes que des marchandises provenant du propriétaire desdites marques?

Je ne trouve dans la loi aucune implication de ce genre.

En conclusion, le juge en chef Jackett dit (à la p. 77):

Quelle que soit l’interprétation du terme «emploi permis» en vertu de l’article 49, celui-ci n’a pas pour effet, à mon avis, de considérer les activités de l’intimée canadienne (lesquelles ont pour conséquence de faire de la marque de commerce «OFF!» une marque permettant

[Page 106]

de «distinguer véritablement» les marchandises de l’intimée canadienne de celles d’autres personnes) comme ayant pour résultat de faire de cette marque de commerce une marque permettant de «distinguer véritablement» entre les marchandises de l’intimée américaine et celles d’autres personnes. Ceci étant, il appert évidemment en l’espèce que l’enregistrement de la marque de commerce «OFF!» n’est pas valable en vertu de l’article 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce.

Avec égards, je ne puis être d’accord avec cette interprétation des dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce. Selon le par. 49(3), «l’emploi permis» a «le même effet, à toutes fins de la présente loi» qu’un emploi par le propriétaire inscrit. Aux termes du par. 2, «l’emploi permis» signifie: «l’emploi … par une personne agréée comme usager inscrit». Il s’ensuit donc clairement qu’aux fins de l’application de toutes les dispositions de la Loi, l’«emploi» par un usager inscrit équivaut à un emploi par le propriétaire inscrit. Il n’y a aucune raison de ne pas donner plein effet à cette disposition en appliquant la définition que l’art. 2 donne du mot «distinctive» de façon que, dans le cas d’une marque de commerce utilisée par un usager inscrit, «distinctive» désigne une marque de commerce qui distingue véritablement ou qui est adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par l’usager inscrit.

L’avocat de l’intimée soutient avec vigueur que la nature «distinctive» constitue une exigence particulière distincte de l’«emploi». Admettons; il n’en demeure pas moins que cette nature «distinctive» est définie par rapport à l’«emploi». Vu la disposition selon laquelle l’«emploi» par un usager inscrit a le même effet à toutes fins de la Loi, je ne puis admettre que cela ne s’applique pas à l’«emploi» aux fins de la définition de la nature «distinctive».

Dans ses motifs, le juge en chef Jackett s’est référé à l’arrêt Breck’s Sporting Goods c. Magder[3]. Dans cette affaire, le juge en chef Laskin a déclaré, parlant au nom de la Cour (à la p. 537):

…Selon moi, le texte de l’art. 47 ne permet pas une cession libre et complète sans égard au caractère d’association de la marque de commerce cédée qui identifie

[Page 107]

les marchandises comme étant celles du propriétaire cessionnaire. L’article 47 se distingue de sa contrepartie anglaise, soit le par. (1) de l’art. 22 du Trade Marks Act de 1938, que l’on avait appliqué dans l’affaire Reuter. Le droit de propriété sur une marque de commerce qui permet d’en faire une cession complète est renforcé dans la loi anglaise qui prévoit l’intervention du registraire pour certifier que la cession n’est pas contraire à l’ordre public et qui prévoit également qu’une cession qui ne comprend pas l’achalandage ne prendra pas effet à moins que le cessionnaire ait demandé au registraire, dans les délais prescrits, des directives concernant la publicité de la cession et qu’il se soit conformé à ces directives. La loi canadienne ne comprend aucune disposition semblable pour protéger le public contre la tromperie, et c’est toujours à la définition du caractère distinctif de l’art. 2f) et à l’application de l’art. 18 que revient le rôle de protecteur.

La présente affaire ne porte pas sur l’application de l’art. 47 mais de l’art. 49 et les déclarations contenues dans cet arrêt relativement à la définition du «caractère distinctif» ne s’appliquent pas à une situation relevant du par. 49(3).

L’avocat de l’intimée a cité l’arrêt de cette Cour dans Cheerio Toys and Games Ltd. c. Dubiner[4]. On y a jugé que la convention entre les parties et la demande conjointe visant l’enregistrement de l’appelante comme usager inscrit ne pouvaient être dissociées. Voici ce que le juge Hall a dit pour la majorité au sujet du par. 49(3) (aux pp. 218 et 219):

[TRADUCTION] L’appelante soutient qu’au moment de l’institution de l’action elle était un «usager inscrit» au registre des marques de commerce et qu’elle ne pouvait donc pas être considérée comme un contrefacteur tant qu’elle figurait comme «usager inscrit» au registre; elle se fonde sur le par. 49(3) de la Loi:

(3) L’emploi permis d’une marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la présente loi, qu’un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit,

mais elle semble oublier que l’emploi permis en vertu de l’article est un emploi selon les termes de son enregistrement.

Elle soutient en outre que jusqu’au moment où le registraire a radié son nom comme «usager inscrit» en conformité du par. 49(10), elle a continué d’être un «usager inscrit» et ne pouvait donc pas être coupable de contrefaçon.

[Page 108]

Sans égard à la validité de cet argument entre un «usager inscrit» et un tiers, sur quoi je n’exprime pas d’opinion, j’estime, en ce qui concerne l’appelante et l’intimé, que le droit d’utiliser les marques de commerce Yo-Yo et Bo-Lo était assujetti à la condition précitée de la licence et que, comme a conclu le juge de première instance, lorsque l’appelante a violé la convention relative à l’«usager inscrit» en refusant à l’intimé l’«accès aux locaux de l’usager inscrit pour vérifier l’état du produit fini…» elle a perdu tout droit d’utiliser lesdites marques de commerce et qu’après avoir reçu la lettre de l’avocat datée du 14 janvier 1963, elle n’avait pas le droit de continuer d’utiliser ces marques de commerce et s’est rendue coupable de contrefaçon si les marques de commerce étaient effectivement valides.

En l’espèce, la validité de la convention relative à l’usager inscrit n’est pas contestée.

Comme je ne puis endosser l’unique motif pour lequel la Cour d’appel fédérale a conclu à l’invalidité de l’enregistrement de la marque de commerce, il me faut étudier les autres motifs d’invalidité avancés par l’intimée. Les voici:

a) la marque «OFF!» est une description;

b) elle n’était pas enregistrable vu l’enregistrement antérieur de «BUGZOFF».

A cet égard, les dispositions suivantes de la Loi sur les marques de commerce sont particulièrement pertinentes:

18. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide si

a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;

b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement; ou…

12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas

b) peinte, écrite ou prononcée, soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, en langue anglaise ou française, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services;

[Page 109]

c) le nom, dans quelque langue, de l’une des marchandises ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer;

d) une expression créant de la confusion avec une marque de commerce déposée, ou…

En recherchant si une marque de commerce est distinctive, il importe de retenir qu’en vertu de la définition précitée, il faut qu’elle «distingue véritablement» ou soit «adaptée à distinguer» les marchandises. En conséquence, l’enregistrement donne l’exclusivité de l’emploi de la marque de commerce. Mais, aux termes de l’al. 12(1)c), personne ne peut obtenir l’exclusivité du nom, dans quelque langue, des marchandises à l’égard desquelles on projette d’employer la marque de commerce et, aux termes de l’al. 12(1)b), personne ne peut obtenir cette exclusivité pour une expression qui constitue une «description claire», en langue anglaise ou française, de ces marchandises.

Dans le Oxford Dictionary, la première signification du mot «off» est:

[TRADUCTION] 1. Marque l’éloignement, la séparation d’un lieu: aller loin, très loin; comme dans go, run, drive off. Aussi la résistance opposée à l’approche; comme dans beat, hang, keep, ward off

Le Webster’s Third New International Dictionary donne notamment la définition suivante du mot «off»:

[TRADUCTION] 1b: empêcher d’approcher (éloigner les chiens):

Il est clair qu’un insectifuge est une substance propre à «chasser» ou à «éloigner» les insectes. Lorsque Johnson É.-U. a demandé l’enregistrement de la marque de commerce, le registre des marques de commerce contenait déjà le mot «BUGZOFF» pour un insecticide depuis le 25 janvier 1946, en outre des mots «GREESOFF», «MIST-OFF», «OZOFF», «EASITOFF», «EASYOFF» et «SPRAYITOFF» pour divers produits de nettoyage. Dans toutes ces expressions, le mot «off» désigne une substance destinée à débarrasser de quelque chose, en d’autres mots, un agent répulsif, un détachant.

Le juge de première instance a déclaré à la p. 24 de ses motifs:

[Page 110]

…Il semble donc que le mot «off», associé le plus souvent avec d’autres mots, prenne un sens variable selon le contexte. Si on l’emploie elliptiquement, plusieurs sens sont possibles.

Cela étant, le mot «off» pris en lui-même, en l’absence de contexte, n’a pas de sens précis et en conséquence il ne peut-être «une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels (il) est employé», à moins qu’une explication ne soit fournie par d’autres mots, qui sont ici sous-entendus, donc laissés à l’imagination du lecteur.

Je conclus donc que le dépôt du mot «OFF!» a été régulièrement fait par la demanderesse du Wisconsin, que ce mot, suivi d’un point d’exclamation, a été «adapté» pour distinguer les produits du déposant et a atteint ce but.

Avec égards, j’estime que le savant juge de première instance a mal interprété l’emploi du mot «off» par la demanderesse. Il n’a pas tenu compte de l’élément essentiel suivant: le mot est employé elliptiquement à l’égard d’un insectifuge et, dans ce contexte, il décrit la marchandise ou son effet. Il a également omis de prendre en considération qu’en demandant l’enregistrement de la marque de commerce, Johnson É.-U. réclamait en fait le droit exclusif d’utiliser un mot commun, couramment employé à l’égard de diverses marchandises ayant toutes la propriété de repousser quelque chose ou d’en débarrasser. La diversité et le nombre des marques de commerce qui se terminent par «off» et figurent actuellement au registre montre à quel point cet emploi est répandu.

Dans l’arrêt Coca-Cola Co. c. Pepsi-Cola Co.[5] lord Russell, confirmant le jugement de cette Cour, a dit, (à la p. 299):

[TRADUCTION] La défenderesse a mis en preuve une liste de vingt-deux marques de commerce relatives à des boissons enregistrées au Canada sur une période de vingt‑neuf ans, soit de 1902 à 1930. On y retrouve la marque de commerce de la demanderesse et la marque inscrite de la défenderesse. Les vingt autres marques contiennent deux mots ou plus ou un mot composé en plus du mot «Cola» ou «Kola». En voici quelques exemples: «Kola Tonic Wine», «La-Kola», «Cola-Claret», «Rose‑Cola», «Orange-Kola», «O’Keefe’s Cola», «Royal Cola». Leurs Seigneuries partagent l’opinion de la Cour suprême selon laquelle ces enregistrements révèlent

[Page 111]

qu’au Canada le mot «Cola» (dans le contexte précisé ci-dessus) est employé pour désigner différentes boissons.

Le juge Davis de cette Cour avait dit (à la p. 32):

[TRADUCTION] … La seule ressemblance entre les deux mots composés est la présence du mot «cola» dans les deux marques. La demanderesse ne revendique pas et ne pourrait pas revendiquer un droit de propriété dans le mot «cola» employé seul. Il est néanmoins clair que la demanderesse s’oppose à l’enregistrement par toute autre personne du mot «cola» en tant qu’élément d’un mot composé servant à désigner une boisson gazeuse. Si son opposition était accueillie, la demanderesse deviendrait effectivement titulaire d’un droit de propriété exclusif sur le mot «cola».

En l’espèce, les sociétés Johnson réclament ce qu’on a ainsi jugé que personne ne peut avoir: un droit de propriété exclusif sur le mot «off» employé pour désigner un insectifuge.

Dans l’arrêt General Motors Corp. c. Bellows[6], où cette Cour a confirmé un jugement concluant à l’invalidité de l’enregistrement de la marque de commerce «Frigidaire» parce qu’elle est une description, le juge Rand a dit (aux pp. 688 et 689):

[TRADUCTION] … Me Robinson prétend que le mot «Frigidaire» employé dans ce sens ne décrit pas la «nature» de l’article, mais je dois dire que je n’en conçois aucun autre qui y parviendrait mieux. Dans notre maîtrise de l’environnement, nous avons accordé beaucoup d’importance à la nourriture et à sa conservation, la façon la plus importante d’y parvenir consistant à la préserver contre les températures élevées. Quel est l’essentiel du concept de réfrigérateur? Sans aucun doute c’est l’air froid pour la conservation des denrées; pas le mode particulier de fonctionnement mais l’effet lui‑même qui est la caractéristique fonctionnelle de l’appareil; tout le reste est implicite. Il est évident que l’air froid doit être maintenu dans un contenant mais c’est le résultat qui compte, peu importe comment on y parvient. S’il faut en faire la preuve, les documents produits en l’espèce suffisent. Ils révèlent que quarante-cinq noms ont été utilisés par cette industrie parmi lesquels on retrouve: «Iced-Aire», «Frigice», «North-Eaire», «Frost‑air», «Airgard», «Sanidaire», «Coolair» et «Friguator». Ainsi les deux éléments du mot composé semblent avoir une certaine popularité et cela doit être imputable à leur

[Page 112]

emploi courant. On semble revendiquer le droit exclusif d’utiliser le mot «aire». D’après l’affidavit de Shannon, la compagnie a eu gain de cause dans les procédures où elle se plaignait de l’emploi des noms: «Ideal-Aire», «Filtaire», «Governaire». Avec un tel droit exclusif d’utiliser les adjectifs qui, employés dans un mot composé, ont une connotation de froid, la compagnie réussirait à empêcher effectivement l’emploi de toute une série de mots appropriés et descriptifs pour ce genre de marchandises.

Ces observations s’appliquent encore mieux à la tentative des sociétés Johnson de monopoliser le mot «off» pour les insectifuges. Au départ, elles ont laissé de côté «BUGZOFF» qu’un autre avait déjà réclamé, mais pour tenter de s’en approprier l’élément le plus significatif. Maintenant que la société qui en avait demandé l’enregistrement en 1946 a abandonné cette marque, elles tentent d’empêcher l’utilisation de la même combinaison de mots par un concurrent qui vend un produit identique au leur mais présenté de façon différente (c.-à-d. sous forme d’un chiffon imprégné, au lieu d’un liquide, d’une mousse ou d’un aérosol). Il n’existe évidemment pas de différence appréciable entre la marque «BUGZOFF» et la marque «Bugg Off» utilisée par l’intimée et on ne peut pas dire que les insecticides et les insectifuges sont dans des catégories différentes de marchandises.

Parmi l’abondante jurisprudence sur le refus d’enregistrement de marques de commerce au motif qu’elles constituent une description elliptique, les décisions suivantes méritent d’être citées:

Dans Keystone Knitting Mills Ld App.[7], on a refusé le mot «Charm» pour désigner de la bonneterie. [TRADUCTION] «…il faut considérer le mot…, non pas dans son simple sens grammatical, mais d’après ce qu’il signifie pour le public en général…» (lord Hanworth M.R., à la p. 426).

Dans National Machinery Coy’s App.[8], on a refusé le mot «Dex» pour des boulons parce qu’il signifie des boulons de pont («deck bolts»).

Dans Minnesota Mining & Manufacturing Co. App.[9],(J. Jenkins), on a refusé le mot «Scotchlite» pour des réflecteurs.

[Page 113]

Dans Cabin Crafts Inc’s App.[10] (J. Lloyd-Jacob), on a refusé le mot «Needletuft» pour des tricots et tapis.

Dans Colgate-Palmolive Coy.’s App.[11] (J. Lloyd-Jacob), on a refusé le mot «Brisk» pour un dentifrice.

Dans T.A.D. Avanti v. Phone-Mate, Inc.[12], on a jugé, relativement à un secrétariat téléphonique, que le mot «Vox» est descriptif en ce qu’il signifie «mis en marche par la voix».

L’avocat de l’intimée a cité l’arrêt Registrar of Trade Marks c. Hardie[13] où cette Cour a jugé que le mot «Super-Weave» est un adjectif qualificatif employé si couramment qu’il ne pourra jamais être «adapté à distinguer» les marchandises d’un commerçant en particulier. Ce n’est pas un point à considérer en l’espèce comme je vois l’affaire.

Je dois cependant m’arrêter à l’objection qui découle de l’enregistrement antérieur de «BUG‑ZOFF». L’extrait suivant d’une lettre écrite au registraire par l’agent de Johnson le 8 juillet 1957 fait connaître la raison pour laquelle le registraire a permis l’enregistrement du mot «OFF!»:

[TRADUCTION] Comme suite à notre récente discussion sur la mention par l’examinateur de la marque BUGZOFF à rencontre de la présente demande, je formule par écrit les observations que je vous ai faites.

La marque BUGZOFF est entièrement dominée par la première syllabe qui, en plus d’avoir un sens bien précis, est tellement proéminente, à la lecture comme à la prononciation, qu’elle fait oublier le suffixe.

Je vous prie de considérer que l’enregistrement de la marque BUGZOFF n’accorde pas le monopole du mot OFF. A cet égard, je vous rappelle votre pratique constante de permettre l’enregistrement de marques où l’on trouve le suffixe GLO malgré l’enregistrement de la marque de commerce GLO.

Au cours de nos discussions, vous m’avez indiqué que dès que vous recevrez un résumé écrit de mes observations verbales, vous permettrez la publication de l’annonce de la demande. En conséquence, vous trouverez ci-joint un chèque de $15 fait à l’ordre du Receveur général du Canada pour payer les frais d’annonce et je vous prie de faire la publication.

[Page 114]

A mon avis, les appelantes sont maintenant dans un dilemme. Pour avoir gain de cause dans leur action pour contrefaçon de leur marque de commerce, elles doivent, en vertu de l’art. 20, établir que l’emploi de «Bugg Off» par l’intimée crée de la confusion. Mais, en vertu de l’al. 12(1)d), l’enregistrement de la marque «OFF!» est invalide si elle crée une confusion avec la marque «BUGZOFF». Comme je l’ai déjà dit, il n’y a pas de différence appréciable entre «BUGZOFF» et «Bugg Off» et on ne peut pas considérer que les insecticides et les insectifuges sont dans des catégories différentes de marchandises. L’abandon de la marque «BUGZOFF» n’y change rien. Si elle ne créait pas de confusion avec «OFF», parce qu’elle mettait l’accent sur la syllabe «BUG», il doit en être de même pour «Bugg Off». Comme je l’ai déjà souligné, il s’agit en l’instance uniquement du caractère enregistrable de la marque au moment de l’enregistrement et non d’un caractère distinctif acquis par l’usage.

Les deux tribunaux d’instance inférieure ont rejeté l’action pour passing-off ou violation de droits de common law et il n’y a pas lieu de reconsidérer ces conclusions concordantes.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelantes: Honeywell, Wotherspoon, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Gowling & Henderson, Ottawa.

[1] [1979] 1 C.F. 65.

[2] (1977), 32 C.P.R. (2d) 15.

[3] [1976] 1 R.C.S. 527.

[4] [1966] R.C.S. 206, conf. [1965] 1 R.C.É. 524.

[5] [1942] 1 C.P.R. 293, confirmant [1940] R.C.S. 17.

[6] [1949] R.C.S. 678.

[7] (1928), 45 R.P.C. 421 (C.A.).

[8] (1941), 58 R.P.C. 128 (C.A.).

[9] (1948), 65 R.P.C. 229.

[10] (1955), 72 R.P.C. 333.

[11] [1957] R.P.C. 25.

[12] (1978), 199 USPQ 648 (Cour de district de la Californie).

[13] [1949] R.C.S. 483.

Références :

Jurisprudence: Breck’s Sporting Goods c. Magder, [1976] 1 R.C.S. 527; Cheerio Toys and Games Ltd. c. Dubiner, [1966] R.C.S. 206, confirmant [1965] 1 R.C.É. 524; Coca-Cola Co. c. Pepsi-Cola Co., [1942] 1 C.P.R., confirmant [1940] R.C.S. 17; General Motors Corp. c. Bellows, [1949] R.C.S. 678; Keystone Knitting Mills Ld App. (1928), 45 R.P.C. 421 (C.A.); National Machinery Coy’s App. (1941), 58 R.P.C. 128 (C.A.); Minnesota Mining & Manufacturing Co. App. (1948), 65 R.P.C. 229; Cabin Crafts Inc’s App. (1955), 72 R.P.C. 333; Colgate-Palmolive Coy’s App., [1957] R.P.C. 25; T.A.D. Avanti v. Phone-Mate, Inc. (1978), 199 USPQ 648; Registrar of Trade Marks c. Hardie, [1949] R.C.S. 483.

Proposition de citation de la décision: Johnson (S.C.) and Son, Ltd. et autre c. Marketing International Ltd., [1980] 1 R.C.S. 99 (20 novembre 1979)

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Origine de la décision

Date de la décision : 20/11/1979
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